新專利法下淺談專利重復(fù)授權(quán)

陳秀娟

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局，北京 100088）

1 禁止重復(fù)授權(quán)的發(fā)展和完善

在我國，“禁止重復(fù)授權(quán)”制度經(jīng)歷了不同階段的發(fā)展和完善。1984年制定的《專利法》第九條首次提出“先申請原則”；1992年修改的《專利法實施細則》第十三條第一款首次提出“禁止重復(fù)授權(quán)原則”，即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)”；2008年對《專利法》及《專利法實施細則》進行了第三次修改，將原《專利法實施細則》第十三條第一款規(guī)定的“禁止重復(fù)授權(quán)原則”上升到法律位階更高的《專利法》第九條第一款，同時在《專利法》第九條第二款保留“先申請原則”。在《專利法》第九條第一款中還規(guī)定了“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的例外情況。另外，還擴大了抵觸申請的主體范圍，將抵觸申請的主體范圍由只限于“他人”擴大到“任何單位或者個人”。應(yīng)該說，《專利法》的第三次修改大大加強了禁止重復(fù)授權(quán)的力度，也使得大部分重復(fù)授權(quán)的案子有了明確的法律依據(jù)，可操作的審查標準。但是，在實際的審查工作中，仍然會遇到一些重復(fù)授權(quán)的案子找不到法律依據(jù)，或者審查標準目前還存在爭議的情況。[2]

例如，同一申請人先后相差一天提交了發(fā)明專利申請和實用新型專利申請，實用新型被授權(quán)后，審查員對發(fā)明申請進行審查時，發(fā)現(xiàn)發(fā)明申請符合除專利法第九條第一款之外的其他授權(quán)條件。

《專利法》第三次修改后（2009年10月1日起施行），專利法第九條第一款規(guī)定了一種例外情形，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。也就是說，只有符合例外情況的條件，才可通過放棄實用新型專利權(quán)的方式來獲得發(fā)明專利權(quán)。而且，修改后的《專利法實施細則》又進一步規(guī)定針對例外情況需要在申請日分別做出聲明，否則，依照專利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)的規(guī)定處理。也就是說，對于2010年2月1日之后的申請，申請人在申請時未對實用新型和發(fā)明分別進行說明的，將不能享有專利法第九條第一款的例外規(guī)定，即不能通過放棄實用新型專利權(quán)來獲得發(fā)明專利。

2 不同的處理方法及其利弊

一種觀點認為：應(yīng)當嚴格依據(jù)“禁止重復(fù)授權(quán)原則”。實用新型已經(jīng)在先授權(quán)，如果再給發(fā)明授權(quán)，將導(dǎo)致針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時存在兩項有效的專利權(quán)。因此，以不符合專利法第九條第一款的規(guī)定為依據(jù)，要求申請人對發(fā)明申請進行修改。逾期不答復(fù)，則該申請視撤；如果經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款的規(guī)定，則應(yīng)駁回該發(fā)明專利申請。[3]

第二種觀點是：依據(jù)“在先申請”原則。該種情況不屬于專利法第九條第一款中所規(guī)定的例外情況，在后申請對于在先申請來說又不是現(xiàn)有技術(shù)或抵觸申請，所以不能通過放棄實用新型專利權(quán)的方式獲得發(fā)明的專利權(quán)。因此，可以對發(fā)明專利申請授權(quán)。而對于授權(quán)所造成的重復(fù)授權(quán)可通過無效程序解決。

第一種處理方法存在如下弊端：對于在先申請來說，為了克服“重復(fù)授權(quán)”的缺陷需要對權(quán)利要求進行修改，從而導(dǎo)致了申請人不希望的或不合理的保護范圍，甚至有可能由于無法克服“重復(fù)授權(quán)”的缺陷而導(dǎo)致被駁回，而在后申請的實用新型很有可能會被在先申請的發(fā)明專利以抵觸申請為由無效掉。這樣的結(jié)果對于申請人來說，其利益沒有得到保護或得到合理的保護，嚴重打擊了申請人申請專利的積極性。

對于第二種處理方法，其觀點體現(xiàn)的是“先申請原則”。雖然《專利法》第九條第一款規(guī)定了“禁止重復(fù)授權(quán)原則”，但是該原則只是表明只能授予一項專利權(quán)，卻沒有回答這項專利權(quán)應(yīng)當授予誰的問題，規(guī)定先申請原則就是為了回答這一問題。也就是說，先申請原則還表達了“禁止重復(fù)授權(quán)原則”所沒有表達出的含義，不能認為“禁止重復(fù)授權(quán)原則”完全涵蓋了“先申請原則”。所以，對于專利法第九條第二款的理解，不應(yīng)只限于針對不同的申請人，也可針對相同的申請人。

第二種處理方法所帶來的后果是：導(dǎo)致“針對同樣的發(fā)明創(chuàng)造同時存在兩項有效的專利權(quán)”，無法體現(xiàn)專利權(quán)的獨占性和排他性。而且這樣的結(jié)果還會導(dǎo)致在實踐中出現(xiàn)這樣的情況，如果其中之一專利權(quán)人通過許可合同授權(quán)第三方實施專利，第三方在合同許可范圍內(nèi)實施專利的行為是要受到法律保護的。但如果出現(xiàn)了重復(fù)授權(quán)的情況，會導(dǎo)致第三方在合法實施自己的權(quán)利時仍然存在侵犯其他專利權(quán)的可能。而對于未獲取實施許可的第三方來說，當一項專利技術(shù)已經(jīng)進入公有領(lǐng)域時，其本該享受自由實施的權(quán)利，卻因為專利重復(fù)授權(quán)而可能侵害另一個仍然存在的同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)，而受到侵權(quán)控訴。雖然后面可以通過無效程序來解決重復(fù)授權(quán)的問題，但在實際操作中，確實有可能很多社會公眾無法或沒有能力獲知這些信息，或因不懂專利法制度，而不會去無效在后實用新型專利權(quán)。

3 個人建議

對一些特殊情況，例如對本文中所舉的例子，新法中還是沒有明確規(guī)定，還存在著不同的處理方法。對于前面所提的兩種處理方法，筆者認為，第一種處理方法不合法，其不符合專利法第九條第一款的規(guī)定，而且不符合請求原則；第二種處理方法不合理，其導(dǎo)致申請人無法獲得理想的保護范圍。依據(jù)目前的理解，只有在同日申請且分別提交聲明的情況，才可在要求申請人放棄實用新型專利權(quán)的前提下，授予發(fā)明申請專利權(quán)。也就是說，像本申請案例中的情況，審查員是不能要求申請人放棄實用新型專利權(quán)的，只能對發(fā)明進行修改或者審查員對發(fā)明申請授權(quán)。那么，如果申請人在答復(fù)發(fā)明申請審查意見時主動提出放棄實用新型專利權(quán)的聲明，那么，審查員是應(yīng)該按照第一種處理方法，在授予發(fā)明專利權(quán)的情況下，不予理會放棄聲明，也不在授權(quán)通知書中做出讓實用新型專利權(quán)進入放棄程序的意見，還是按照第二種處理方法，準予實用新型放棄，并對屬于同樣發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明申請進行授權(quán)？

筆者認為，這種情況在實際的審查過程中還是時常存在的，然而，專利法，實施細則，審查指南中并沒有給出相應(yīng)的規(guī)定，是當前專利制度還不夠完善的地方。因此，需要對這種針對同一申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng)造不同日申請，且實用新型申請在后申請、在先授權(quán)的情況給予一個明確、統(tǒng)一的執(zhí)行標準。

[1]楊維漢.最高人民法院公布2008年知識產(chǎn)權(quán)司法保護十大案件”[Z].新華網(wǎng)北京2008.

[2]蘇愛華.新專利法制度下談重復(fù)授權(quán)問題[J].審查業(yè)務(wù)通訊，2012（06）.

[3]任文佳.“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利探析”[J].法制與經(jīng)濟，2011.