議OEM生產(chǎn)加工過程中的商標(biāo)間接侵權(quán)行為

羅愉姝

本文所議OEM生產(chǎn)加工行為（下文簡稱為“OEM行為”），乃指國內(nèi)工廠接受國外商標(biāo)權(quán)人的委托，生產(chǎn)或加工帶有其在國外享有專用權(quán)的商標(biāo)的產(chǎn)品，而該相同商標(biāo)已在國內(nèi)被另一主體所注冊使用在相同產(chǎn)品之上，且該主體與國外商標(biāo)權(quán)人之間無隸屬或商標(biāo)使用許可之關(guān)系。

一、OEM行為與非OEM而出口

侵犯商標(biāo)專用權(quán)產(chǎn)品的異同

上海市高級人民法院對上海申達音響電子有限公司與玖麗得電子（上海）有限公司的判決原文認為，“涉案產(chǎn)品全部出口至美國，未在中國境內(nèi)銷售，中國的相關(guān)公眾在國內(nèi)不可能接觸到涉案產(chǎn)品，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認……本案涉案產(chǎn)品所貼商標(biāo)只在中國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內(nèi)市場發(fā)揮識別商品來源的功能”。該觀點之后在一些認定OEM不侵權(quán)的判決中被引用。眾多支持OEM行為不構(gòu)成侵權(quán)的說法也認為，OEM行為不屬于商標(biāo)使用，且OEM產(chǎn)品均出口，不可能引起混淆，因而不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

筆者認為，既然上述判決以及業(yè)內(nèi)不少專業(yè)人士認為，OEM行為有其特殊性，不應(yīng)構(gòu)成侵權(quán)，則筆者先就其特殊性做探討。下列兩個簡單案例拿來做對比：

案例1：國外C公司就F商標(biāo)在美國享有注冊商標(biāo)專用權(quán)，A工廠經(jīng)C公司授權(quán)，加工一批帶有F商標(biāo)的產(chǎn)品并出口到美國；國內(nèi)B公司為F商標(biāo)在相同產(chǎn)品上的國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人，B公司后起訴A工廠，A工廠以O(shè)EM為由抗辯不侵權(quán)。

案例2：A工廠未經(jīng)國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人B公司授權(quán)，加工帶有B公司國內(nèi)注冊商標(biāo)F的產(chǎn)品出口美國，B公司起訴A工廠，A工廠對其行為無可辯解，自認侵權(quán)。