淺析美國專利制度中的非顯而易見性

董克　陳鑫　李文浩

【摘 要】近幾十年來美國聯邦法院對于非顯而易見性一直采用所謂的“教導-啟示-動機”即TSM判斷準則。而在Teleflex 訴KSR的案情中，KSR質疑該判斷標準，要求聯邦最高法院對該標準進行審查，美國聯邦最高法院對這一爭議的最后裁決很可能成為美國專利制度發展史上的又一次突破，或對美國甚至其他各國今后類似案件的審議產生重大影響或深遠意義。

【關鍵詞】KSR案；TSM判斷準則；非顯而易見性

一、前言

美國專利制度建立之初，授予專利權的條件只包括新穎性和實用性，但是隨著專利制度的發展，授予專利權的數量急劇增多，發明變得相對容易，因此，如果不能提高授予專利權的條件，則專利制度不僅不能發揮激勵創新的作用，反而適得其反，阻礙科技的進步。因此，1952年美國在其專利法中增加了授予專利權的第三個條件即非顯而易見性（non-obviousness），但是卻并未明確給出判斷非顯而易見性的標準。為了明確專利法中非顯而易見性的定義，美國最高法院曾在1966年在Graham v. John Deere一案中，提出了著名的Graham判斷標準，同時，美國聯邦上訴巡回法院（CAFC）在依據Graham判斷標準得出一項專利申請的發明主題是否具有非顯而易見性的問題上，引入了“教導”（Teaching）—“啟示”（Suggestion）—“動機”（Motivation）的所謂“TSM判斷準則”。根據TSM判斷準則，法官或審查員必須在確認顯而易見性時首先檢索出相關技術文獻，再指出本領域普通技術人員可從這些技術文獻中得到明確教導和啟示并產生動機，將這些文獻相結合得到專利技術，否則認定該發明具有非顯而易見性。

二、Teleflex訴KSR案情簡介

原告Teleflex公司將可調整的油門踏板裝置與電子踏板位置元件相結合，從而能夠測量踏板在軸心的位置，并就該技術申請并獲得名稱為：“帶有節氣門電子控制裝置的可調油門踏板”的美國專利。被告KSR公司是一家生產并提供包括踏板系統在內的汽車部件的加拿大公司，2000年通用汽車公司委托被告為其采用電控節氣門的卡車提供電控可調踏板系統，因而，被告在其設計的可調油門踏板上增加了一個模塊化的電傳感器，使之成為了電控的可調油門踏板，原告以侵犯其上述專利的權利要求4為由向美國聯邦地區法院提起侵權訴訟。2003年12月12日，美國密歇根州的聯邦地方法院做出簡易判決：根據1952年專利法第103條（a）款，判決涉案專利權利要求4是顯而易見的因而無效。Teleflex公司不服判決，上訴至CAFC，2005年1月6日，CAFC裁定聯邦地方法院在判斷其專利權4時，錯誤的運用了TSM判斷準則，因此撤銷聯邦地方法院對專利權4不具有非顯而易見性的判決。KSR公司對與該判決不服，隨后向美國聯邦最高法院提出請求，請求最高法院簽發調卷令，對該案以及CAFC所確定的標準，即聯邦法院或USPTO在無具體證據表明要求保護的發明由現有技術的教導、啟示或動機結合形成時，則認定該發明具有非顯而易見性，進行審查。美國聯邦最高法院在2006年6月26日作出最終判決，對KSR案簽發調令，認為上訴法院適用TSM判斷準則過于僵化，并且對CAFC所確立的非顯而易見性即TSM判斷準則進行重新審查。因而推翻了上訴法院的判決，將案件發回重審。[1]

三、爭論的焦點

KSR案中的焦點和爭議問題集中在：Teleflex公司的該專利是否具有非顯而易見性以及如何來判斷非顯而易見性，從而引起了人們對CAFC所確立的“TSM判斷準則”適用性的重新審視。CAFC認為法院或審查人員在判斷一個專利技術是否具有非顯而易見性的時候，必須拿出確定的清晰的事實證據來證明本領域的普通技術人員從已有的技術文獻中得到了教導或啟示從而產生將技術結合的動機，否則該專利技術就不能認定為顯而易見的。此案中地方法院并沒有對具體的教導啟示以及動機的事實進行認定，也沒有舉證通過現有技術的啟示可以在可調控踏板上安裝電子控制系統，雖然KSR公司提供的證據可以表明其有將電子元件與可調控踏板裝置結合的動機，并表明該元件“可能已經”安裝在踏板位置的固定支架上，但并沒有給出存在具體的、確定的將電子裝置元件與固定支架結合的動機，因此，判決該專利為顯而易見是不合適的。因此，CAFC撤銷了地方法院對其專利顯而易見的判決。而美國聯邦最高法院則從另外一個角度表達了不同的看法，它認為判斷顯而易見性重要的一點在于，是否存在何種原因，促使“本領域技術人員”容易想到將已知功能的已知裝置按照權利要求所述的方式組合起來，不論這種原因是來自科技文獻、市場壓力還是科技發展需要，如果本領域技術人員在解決某個技術問題時，完全有動機和理由在其掌握的技術知識中尋找已知的可選方案，并且僅僅帶來的是可以預期的效果，那么它很可能就不是創新，而是普通技術或者是常識的產物，是一種“明顯的嘗試”（obvious to try），即美國專利法第103條所說的顯而易見。由此可知，美國聯邦最高法院認為以往CAFC低估了本領域技術人員的水平，導致了對顯而易見的發明而授予專利權，并且重新啟用了“顯易嘗試”概念，認為其也是顯而易見性判定上的適當考慮因素，即科技文獻對權利要求的披露，只是證明發明顯而易見的一個因素，而其他的因素例如技術效果、市場壓力、技術發展等都可以證明發明是顯而易見的，因此，明顯改變了完全由TSM判斷準則確定顯而易見性的方法。

四、從KSR案中得到的啟示

從KSR案可以看出，雖然CAFC所確定的“TSM判斷準則”是有助于創造性判斷的良策，本身的基本含義也與美國聯邦最高法院在Graham一案判決中確定的判斷原則一致，并且客觀上防止審查人員在判定非顯而易見性時的主觀隨意性，但是千篇一律的僵化的運用該原則，卻犧牲了一部分人的創新積極性，一定程度上阻礙了科技的創新。美國最高法院的KSR案判決雖然沒有否定TSM準則，但卻否定了僵化地使用該準則，對TSM判斷準則的適用性提出了更高的要求，而KSR案的判決可以看做是美國聯邦最高法院對專利創造性標準過度客觀化的否定，同時也一定程度上提高了專利創造性的標準。在我國的專利審查實踐中，創造性判斷的重點更多的落在“是否具有突出的實質性特點”，而“顯著的進步”卻在實際的審查過程中慢慢淡化，很多人認為，突出的實質性特點就等于非顯而易見性，因此更多的是通過現有技術已知的科技文獻來舉證的方式否定創造性，而對于是否取得預料不到的技術效果、技術發展或市場壓力等因素卻欠缺考慮，而KSR案的判決給了我們很好的啟示，正如上文分析的那樣，美國聯邦最高法院在專利創造性的判斷中對于技術效果的顯而易見是非常重視的。因此，我們應該在肯定現有技術文獻中給出教導、啟示或動機的基礎上，擴大教導、啟示或動機內容的來源，進一步增強對“顯著的進步”的判斷，提高了獲取專利權的標準，使得專利權的授予標準總體上更加嚴格。

五、結語

由于我國的專利制度和審查制度都還在不斷的發展和完善階段，專利申請的數量和質量也落后于其他發達國家，因此，對美國現有情況的分析以及所出現問題進行研究，對我國的專利制度和審查制度的完善具有重要的借鑒意義。隨著專利申請的國際化，大量的國際專利進入我國，一方面促進我國科技的發展，但另外一方面也造成了大量國際專利技術的壟斷從而影響國內技術的發展和創新。因此，我們要不斷的吸取自己的以及國外的經驗和教訓，使得我國的現有專利和審查制度向更加完善的方向發展。

【參考文獻】

[1]何倫健，唐國政.美國專利制度中的非顯而易見性判斷及其對我國創造性審查的啟示——解讀美國聯邦最高法院Teleflex訴KSR案的判決[A].國家知識產權局條法司.專利法研究（2007）[C].知識產權出版社2008：49-57.