專利侵權案件是否因專利確權案件中止探析“三防雙面型吊頂裝飾板”實用新型專利無效及專利侵權訴訟案解析

文 / 崔國振 / 知識產權出版社專利信息部研發中心馮術杰 / 清華大學法學院

專利侵權案件是否因專利確權案件中止探析“三防雙面型吊頂裝飾板”實用新型專利無效及專利侵權訴訟案解析

文 / 崔國振 / 知識產權出版社專利信息部研發中心馮術杰 / 清華大學法學院

在現有的法律框架下，專利侵權案件是否因專利無效宣告案件中止在制度設計和審查/審判實踐方面都有討論的空間，以實際案例為基礎的探討有利于制度設計的進一步完善。

專利侵權；專利確權；訴訟中止

一、引言

具有法律穩定性是權利得以保護的前提，從這個意義上來說，作為專利確權程序的專利無效宣告程序往往會成為專利侵權程序得以進行的前提和基礎。在最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定(法釋[2001]21號)第八至十二條，從中止審理請求提出的時機、判斷基準、可以不中止審理的情形和應當中止審理的情形四個方面對人民法院受理的侵犯發明、實用新型和外觀設計三種專利糾紛案件，是否因被告在專利復審委員會提出無效宣告請求而中止作了規定。從該解釋的行文來看，是否中止主要取決于涉案專利權的法律穩定性。雖然，經過實質審查程序授權的發明專利的法律穩定性通常高于未經實質審查的實用新型和外觀設計專利，但就審查實踐而言，發明、實用新型和外觀設計三種專利的穩定性會隨著無效宣告請求人在無效宣告程序中提交的現有技術證據以及提出的無效宣告理由的不同而有所變化。因此，專利權的法律穩定性判斷涉及復雜的技術問題和法律問題，司法實踐中，仍然存在難以恰當把握的情形。

根據《專利法》第四十七條第二款的規定，除非因專利權人惡意或者明顯違反公平原則，對于專利權被宣告無效前，人民法院已經執行的專利侵權賠償金可以不予返還。1.《專利法》第四十七條，“宣告無效的專利權視為自始即不存在。宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。依照前款規定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。”因此，如果被控侵權人不能恰當地利用無效宣告程序中止侵權案件的審理，則有可能給其自身造成難以彌補的損失。由此可知，專利侵權案件是否因確權糾紛的處理而中止對于當事人而言至關重要，需要不斷地研究和優化。本文擬以一起專利糾紛案件為例，對我國專利侵權案件是否因專利確權案件中止進行分析，并在此基礎上提出合理化建議，以期對相關法律制度的完善和改進有所裨益。

二、案情簡介

1. 涉案專利

中華人民共和國國家知識產權局于2005年4月6日授權公告了名稱為“三防雙面型吊頂裝飾板”、申請號為200320108023.1實用新型專利權，該專利的申請日是2003年11月10日，專利權人是朱春生。

2. 確權程序

針對上述專利權，連云港港星建材有限公司2007年8月27日向專利復審委員會提出無效宣告請求，理由包括該專利權利要求1、2相對于其提交的證據不具有創造性。

經審查，專利復審委員會于2008年5月16日作出第11490號無效宣告請求審查決定，認為權利要求1和2具有創造性，符合《專利法》第22條第3款的規定。2.專利復審委員會第11490號無效宣告請求審查決定。

2008年5月27日，深圳市寶安區新安雅天威裝飾材料店（簡稱雅天威裝飾店）針對上述實用新型專利權向專利復審委員會提出無效宣告請求，理由包括本專利權利要求1、2相對于現有技術不具有不符合《專利法》第22條第2、3款的規定的新穎性和創造性，，并提交了包括實用新型檢索報告在內的7份證據。

經審查，專利復審委員會于2009年2月23日作出第12936號無效宣告請求審查決定，認定本專利權利要求1的技術方案相對于附件4和3的結合不具備創造性，權利要求2的附加技術特征亦在附件4中公開，故該專利權利要求1和2相對于雅天威裝飾店提交的現有技術不具有實質性特點和進步，因此不不符合《專利法》第22條第3款關于創造性的規定，并以此宣告該專利權全部無效。3.專利復審委員會第12936號無效宣告請求審查決定。

專利權人朱春生對上述決定不服，在法定期間內向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟，經開庭審理，北京市第一中級人民法院于2009年9月17日作出（2009）一中行初字第1124號行政判決，維持了專利復審委員會作出的第12936號無效宣告請求審查決定。朱春生不服該一審判決，在法定期限內向北京市高級人民法院提出上訴。經審理，北京市高級人民法院于2009年12月14日作出二審判決，認定朱春生的上訴理由缺乏事實和法律依據，因此駁回上訴，維持原判。

3.侵權訴訟程序

2008年4月，朱春生、江西華春公司起訴至江西省南昌市中級人民法院稱，專利權人朱春生授權江西華春公司獨家生產經營。深圳盛寶公司、雅天威裝飾店、葉金保仿冒涉案專利產品，南昌壹佳總匯銷售仿冒涉案專利產品，給朱春生和江西華春公司造成經濟損失。請求法院判令：深圳盛寶公司、雅天威裝飾店、葉金保、南昌壹佳總匯立即停止侵權、銷毀侵權產品，賠償經濟損失66萬元，并承擔本案的訴訟費及相關費用。

江西省南昌市中級人民法院一審認為，雅天威裝飾店雖向專利復審委員會提出專利無效申請，但專利復審委員會于2008年5月16日作出了決定書，維持200320108023.1號實用新型專利權有效，本案不符合中止訴訟的條件，一審法院不中止本案的審理。并判決三被告承擔侵權責任

雅天威裝飾店不服一審判決，向江西省高級人民法院提起上訴。江西省高級人民法院二審認為，雖然雅天威裝飾店在一審答辯期內雖已向專利復審委員會請求宣告該項專利權無效，但專利復審委員會在2008年5月16日對連云港港星建材有限公司針對涉案專利的無效宣告請求已作出“維持200320108023.1號實用新型專利權有效”的審查決定。根據《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十一條的規定，本案可以不中止訴訟。并判決雅天威裝飾店、南昌壹佳總匯承擔侵權責任。

雅天威裝飾店不服上述二審判決，于2009年7月向最高人民法院申請再審。經審理,最高人民法院作出(2009)民申字第808號裁定，駁回雅天威裝飾材料店的再審申請。主要理由為，“目前，專利復審委員會作出的第12936號無效決定還處于行政訴訟程序，屬于效力待定狀態。雅天威裝飾店以該無效決定宣告涉案專利權全部無效為由申請再審缺乏基礎，其提出申請再審的理由不能成立。但若上述宣告專利權無效的決定被生效判決維持后，雅天威裝飾店可依法提出執行異議。綜上，雅天威裝飾店的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條規定的情形。”4.最高人民法院(2009)民申字第808號裁定。

三、問題及分析

上述案件程序復雜，且涉及的法律和技術問題較多。從專利侵權和確權程序關系的角度來看，最主要的一個問題也是案件中涉及的三審法院都提及的一個問題是侵權訴訟是否因確權程序中止。同時，該問題也是對被控侵權人雅天威裝飾店影響最大的因素。由此，下文中主要針對專利侵權訴訟是否因確權程序中止這一問題進行分析。

雖然在2001年7月1日施行的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》中對專利侵權案件是否因確權案件中止的問題進行了規范，并給予了受理司法機關根據個案裁量的最終決定權，以在現有的法律框架下，力爭把中止訴訟的專利侵權案件限制在必要的范圍內。5.參見2003年10月29日最高人民法院民三庭庭長蔣志培在全國法院專利審判工作座談會上的總結講話。但是，從上述的案例可以看出，在考慮專利侵權案件是否因確權案件中止時還應當考慮以下兩個方面的因素:

1.專利侵權案件和確權案件所涉及的技術問題和法律問題的復雜性。從專利無效宣告案件以及侵權案件的司法實踐來看，發明、實用新型和外觀設計三種專利的穩定性會隨著對方當事人在無效宣告程序中提交的現有技術證據以及提出的無效宣告理由的不同而有所變化。例如，在專利確權案件中，一是需要基于本領域普通技術人員的知識和能力對現有技術公開的技術方案和技術手段的認定。例如，雖然在兩個請求中都公開了涉案專利的三層結構和折邊結構，但連云港港星公司提交的證據中并沒有公開上下薄板均折有有效防止水滲入的包邊技術手段，例如根據其附件1－1公開的內容得知其中折邊是用于與安裝物相互配合以固定主面板，而無法確定該現有技術中的折邊具有防水功能，因此其并沒有公開具有防水功能的包邊這一技術特征，并且其它現有技術證據中亦沒有公開相應的結構。而雅天威裝飾店提交的一份現有技術證據中公開了與權利要求1折有包邊這一技術手段功能相應的“頂底層、左右層及前后層為保護層”六面一體防護結構，并在另一份現有技術證據中公開了相應的結構。二是對不同現有技術之間是否能夠結合以及對發明或實用新型要求保護的技術方案與現有技術的結合相比進行顯而易見性的判斷。這需要根據不同現有技術所屬的技術領域、所能解決的技術問題以及具體技術手段之間是否有技術上或者邏輯上的聯系來判定。通常情況下，如果其屬于相同或者相近的技術領域，解決的技術問題相同，并能達到相應的技術效果，則會認為其之間存在技術上的啟示。在上述無效宣告案件中，正是基于附件3同樣是采用設置包邊以解決板材的防水性問題而認定其能夠與附件4結合，從而破壞權利要求1的創造性。三是對權利要求是否清楚完整、是否概括適當以及是否缺少必要技術特征等進行判斷。而對于與該專利相關的專利侵權案件，需要對現有技術公開的技術方案和技術手段進行認定、需要對權利要求保護范圍進行確定、需要對被控侵權技術是否屬于現有技術進行判斷等。

2.專利侵權案件是否會因為確權案件中止給被控侵權人造成難以彌補的損失。從上述案例可以看出，在該實用新型專利侵權案中，雖然雅天威裝飾店在答辯期限內以專利復審委員會已經受理其無效宣告請求為由向受理該專利侵權糾紛的兩審人民法院提出了中止審理的請求，但一二審法院均依據“關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定”第十一條未中止審理，并判決雅天威裝飾店立即停止銷售和銷毀侵權產品、賠償原告經濟損失20萬元以及承擔相關訴訟費用。在專利復審委員會宣告涉案專利權全部無效的決定作出之后，最高人民法院亦未支持其再審請求。在此情況下，如果二審判決在專利復審委員會的無效宣告請求審查決定生效之前，或者退一步來說，在專利復審委員會的無效宣告請求審查決定發出之前被執行。則根據《專利法》第四十七條第二款的規定，除非能夠證明專利權人具有惡意，或者專利侵權賠償金明顯違反了公平原則，則由于該決定不具有追溯力，被控侵權人的損失將難以挽回因此，筆者建議，在考慮專利侵權案件是否因確權案件中止時，應當將是否會給被控侵權人造成不可挽回的損失作為一個因素予以考慮。

四、結論和建議

基于對上述案件的剖析，綜合考慮上述因素，對于侵權案件是否因確權案件中止的問題，筆者提出如下建議：

首先，應當加強專利侵權訴訟受理法院與專利確權主管機構專利復審委員會的信息溝通，適當加快涉及侵權糾紛的專利確權糾紛的審理。從目前的審查實踐來看，對于當事人在提交無效宣告請求時能夠證明涉案專利相關侵權糾紛已為人民法院或管理專利工作的部門所受理的，專利復審委員會在受理該無效宣告案件后，會同時向受案機構發出無效宣告案件審查狀態通知書，告知涉及相關專利權的無效宣告請求已經被受理。在作出決定之后，專利復審委員會將再次向相關機構發出無效宣告案件審查狀態通知書，告知案件的處理情況及結論。但從司法實踐來看，由于目前仍沒有明確的規范和溝通機制，專利復審委員會很少收到侵權糾紛受理法院或者管理專利工作的部門的案件處理信息。這顯然不利于專利確權/侵權糾紛快速有效地解決，因此需要建立專利侵權受理機構與專利復審委員會的信息交流溝通機制。在該種機制中，為了保證信息的客觀性和公證性，應當由專利侵權案件受理機構（包括人民法院和地方管理專利工作的部門）將案件的相關信息提供給專利復審委員會，并由專利復審委員會對涉及侵權糾紛的無效宣告案件優先審查和加快處理，該種措施既可以保證案件結果的公證性，也可以提高此類案件的處理效率。

其次，應當充分利用專利復審委員會的審查資源，發揮專利復審委員會的專利侵權確權咨詢職能。根據《專利法》第四十一條的規定，無效宣告案件由專利復審委員會主管，《專利法實施細則》第五十九條進一步規定，專利復審委員會由國務院專利行政部門指定的技術專家和法律專家組成，實踐中，專利復審委員會也是以此為標準設立的，據統計專利復審委員會的正式職工中具有法律和工科雙重學歷背景的人員約占50%以上，絕大部分都有三年以上的實質審查工作經驗。無庸置疑，充分利用專利復審委員會的審查資源對于判斷涉案專利的法律穩定性具有重要的作用。并且，根據《關于國家知識產權局專利局部分內設機構調整的批復》(中央編辦復字[2003]156號)，專利復審委員會具有國務院賦予的接受人民法院和管理專利的部門委托對專利確權和專利侵權案件的處理提供咨詢意見的職能。在此情況下，筆者建議應當從資源的配置和充分利用的角度來看待上述問題，通過立法進一步加強專利復審委員會的專利侵權確權咨詢職能，擴大咨詢對象的范圍，以便恰當地處理專利侵權程序是否因專利確權程序而中止的問題，進一步提高專利侵權糾紛的處理效率。例如，可以借鑒日本的做法，在專利法中設置一個專門的權利要求技術范圍判定的程序，以為當事人或者相關專利侵權受理機構提供公正、權威的審查意見。6.參見日本《專利法》第七十一條之一“關于專利發明的技術范圍可請求特許廳判定。……特許廳長官必須指定3名審判員做出該判定。……”；之二“在接到法院要求對專利發明技術范圍進行判定的委托時，特許廳長官必須指定3鳴審判員進行鑒定。” 杜穎譯 易繼明校，《日本專利法》（第2版）第29頁，經濟科學出版社，2009年9月版。雖然，“判定是負責授予專利權的行政機關做出的一種鑒定，并不具有法律上的約束力”，“但是， 由于它至少是專門的技術性的行政機關所作的鑒定，實際上甚受社會尊重，連法院也將其作為有影響的判斷資料加以利用。”參見（日）吉藤幸塑著，宋永林 魏啟學譯：《專利法概論》，專利文獻出版社，1990年6月版。由專利復審委員會從技術的角度對被控侵權物或者方法是否落入涉案專利權利要求技術范圍進行判斷并作出判定。這既有利于解決上述侵權案件是否因專利確權程序的進行而中止的問題，又可以充分利用專利復審委員會的現有審查資源快速高效地解決專利侵權訴訟中的技術問題。

再次，可以考慮和借鑒德國和美國的做法，加強專利侵權法院技術判定的能力7.例如，在有專利侵權案件管轄權的法院中引入技術法官（德國）、技術審查官（我國臺灣地區）。或者建立統一的上訴法院。德國和美國作為專利制度較為成熟的國家，他們的做法值得我們去考慮和借鑒。如上文所述，面對存在復雜的技術問題和法律問題的專利案件，在侵權案件是否因確權案件中止的問題，德國和美國的法院都采取了謹慎的態度。而我國對專利侵權案件具有管轄權的一審法院有七十多個，具有技術背景的審案法官則少之又少。在此情況下，我們不得不面對德國聯邦專利法院之前曾遇到的問題，也就是法官在解決技術問題方面的不足 。8.在1885年及1903年德國有關專利法實施的調查報告中再次指出，“在所有的討論中，首當其沖的批評指向專利侵權訴訟程序的缺陷。人們不但看到了法院與專家合作解決技術問題所固有的弱點，同時普遍認為法官在專業知識方面及專家在專利侵權方面對問題的看法上都有所欠缺”，見李永紅，“從技術鑒定制度看我國專利審判資源的配置”，載于《知識產權》2003年第2期。而不能一味地通過不中止侵權案件的審理而縮短審理周期，正如上述案例所體現的，這種做法難免有以公正為代價提高效率之嫌。

最后，完善或者修改當前的專利侵權案件的執行程序，給予當事人以救濟的途徑。就當前的制度設置而言，對于專利侵權案件的被控侵權人而言，如果出現了專利侵權案件未因專利確權案件的進行而中止且專利復審委員會最終宣告涉案專利無效的情形，其有可能會因為生效侵權判決的執行而遭受到不可挽回的損失，并且其損失不能得到有效的救濟。如上述案件中，一方面，侵權案件的二審判決已經生效，可以作為據以執行的依據。9.《民事訴訟法》第二百二十四條，“發生法律效力的民事判決、裁定，以及刑事判決、裁定中的財產部分，由第一審人民法院或者與第一審人民法院同級的被執行的財產所在地人民法院執行。”另一方面，由上最高人民法院作出的裁定可知，該類案件由于不符合民事訴訟法第二百條規定的再審法定情形，10.《民事訴訟法》第二百條，“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：（一）有新的證據，足以推翻原判決、裁定的；（二）原判決、裁定認定的基本事實缺乏證據證明的；（三）原判決、裁定認定事實的主要證據是偽造的；（四）原判決、裁定認定事實的主要證據未經質證的；（五）對審理案件需要的主要證據，當事人因客觀原因不能自行收集，書面申請人民法院調查收集，人民法院未調查收集的；（六）原判決、裁定適用法律確有錯誤的；（七）審判組織的組成不合法或者依法應當回避的審判人員沒有回避的；（八）無訴訟行為能力人未經法定代理人代為訴訟或者應當參加訴訟的當事人，因不能歸責于本人或者其訴訟代理人的事由，未參加訴訟的；（九）違反法律規定，剝奪當事人辯論權利的；（十）未經傳票傳喚，缺席判決的；（十一）原判決、裁定遺漏或者超出訴訟請求的；（十二）據以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更的；（十三）審判人員審理該案件時有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁判行為的。“”因此并不能通過再審程序解決。并且，根據《專利法》第四十七條的規定，該類案件不適用于民事訴訟法第二百三十三條關于執行回轉的規定。11.《民事訴訟法》第二百三十三條，“執行完畢后，據以執行的判決、裁定和其他法律文書確有錯誤，被人民法院撤銷的，對已被執行的財產，人民法院應當作出裁定，責令取得財產的人返還；拒不返還的，強制執行。”

雖然，在上述（2009）民申字第808號裁定中，最高人民法院指出，“若上述宣告專利權無效的決定被生效判決維持后，雅天威裝飾店可以依法提出執行異議。”但根據《民事訴訟法》第二百二十五條的規定，當事人對執行的異議主要適用于“當事人、利害關系人認為執行行為違反法律規定的情形”，12.《民事訴訟法》第二百二十五條，“當事人、利害關系人認為執行行為違反法律規定的，可以向負責執行的人民法院提出書面異議。當事人當事人、利害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起十五日內審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正；理由不成立的，裁定駁回。當事人、利害關系人對裁定不服的，可以自裁定送達之日起十日內向上一級人民法院申請復議。”而專利侵權類案件中卻是因為生效判決保護的專利權被依法宣告無效而引起的，與民事訴訟法上述執行異議條款的立法精神不夠吻合。在此情況下，《專利法》第四十七條對于專利侵權糾紛案件不能執行回轉的規定顯得有些過于嚴格，對于被控侵權人的利益保護有所欠缺。考慮到目前專利侵權案件因確權案件中止制度尚不夠完善，建議該類案件參照適用《民事訴訟法》第二百三十三條關于執行回轉的規定。即便考慮到專利侵權案件的特殊性，考慮到相關法律關系的穩定性，筆者認為也不宜采用過于嚴格的標準，而是通過限制執行回轉的期限等措施較為適宜。例如，將該類案件執行回轉的期限限定為兩年或者五年。這樣既有利于維護相關法律關系的穩定性，同時又能對被控侵權人提供適當的救濟途徑。