專利資產評估中的法律因素分析

文 / 潘劍 解靜 / 國家知識產權局專利局專利審查協作江蘇中心

隨著全球經濟一體化以及科技創新進程的加快，技術轉讓及企業資產并購、重組頻發，專利證券化、專利質押融資等“為天才之火添加金融之油”的市場行為也方興未艾，專利資產價值評估日益成為理論與實務界的關注熱點。

專利資產評估需要解決的基本問題包括：專利資產價值界定、評估方法的選擇與指標體系的建立、專利資產價值的價格形式確定等。評估過程中，無論采取何種評估模型，如成本法、市場法、收益法抑或實物期權法等，都要首先確定影響專利資產價值的主要因素。有學者認為，法律因素、技術因素、市場狀態和技術轉移相關的因素是上述影響因素的幾個主要方面【1】，也有學者認為應從法律、技術、經濟、風險四個方面加以衡量【2】，其無一例外地都提到了法律因素。專利權是專利法基于“公開換保護”契約理論而賦予技術創新者的一種有限壟斷權，是一種法定權利而非自然權利，因此，在法律范疇內對專利進行價值考量，應當說是重中之重。

一、專利權基本法律狀況分析

專利資產權益是專利資產評估的評估對象，具體包括專利所有權和專利使用權。專利申請權也受到專利法的保護，可以進行交易和轉讓，并且在專利公布后到授權前可以享受臨時保護 ，1.我國《專利法》第13條規定，發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適合的費用。因而也屬于專利資產，當然，其與專利所有權的價值有所差異。

分析專利權的基本法律狀況應主要從如下方面進行：首先，要通過專利的國別和地區判定專利的有效地域范圍，對于國外專利，應按照該國法律進行評判。其次是專利類型，我國專利法保護的三種專利類型為發明、實用新型和外觀設計，三種專利的審批程序、保護范圍、保護期限等各有不同。其中，發明和實用新型專利的保護范圍以其權利要求書的內容為準，外觀設計專利的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。而實用新型和外觀設計不經

注 釋過實質審查，權利的穩定性相對較差，發明專利的技術創新程度通常較高。再次，必須查閱專利登記簿上記載的專利法律狀態，包括所有權人及其變更情況、專利所處的審批階段、專利權的終止和恢復、是否正常繳納年費、剩余保護期限、質押情況、是否涉及法律訴訟以及無效宣告。

對于已被宣告無效、失效或終止的專利，均不屬于專利資產評估的對象。Nordhaus 早在上世紀60年代就基于專利本身時效性提出了專利資產的時間價值這一概念，并提出了最優專利生命周期理論【3】，“專利長度”成為必須加以考慮的因素。實踐中，判斷剩余保護期限對專利價值的影響，則應結合市場和技術等因素具體分析。

在某些情況下，專利評估對象可能不是單項專利，而是多項專利的資產組合，尤其在通信、電子等新興技術領域，單項專利的價值較弱或不具備獨立價值，企業往往會在資產交易中將多項專利組成的集合甚至是專利池打包轉讓，如2011年谷歌并購摩托羅拉移動所花費的125億美元中，55億美元用于購買摩托羅拉的1.7萬件專利權以及7000余件專利申請權【4】。在涉及專利打包的情況下，通常是單項專利必須與其他專利結合才能發揮應用價值，此時應準確界定核心專利和外圍專利，進而對專利組合或專利聯盟的價值總和作出整體評估。

對于專利使用權而言，應了解和查證專利許可的有關情況，專利許可可具體劃分為專利權獨占許可、獨家許可、普通許可、交叉許可等。專利權使用的范圍以及限制條件因不同的許可類型有所區別，專利使用費的評估應以專利實施許可合同為依據，相關權益會受到當事人約定的制約。需要注意的是，對于獨占許可形式，在專利質押資產評估中，因專利使用權受到限制，而無法進行正常質押。

此外，專利引證其他專利及非專利技術文獻的情況，在其他專利文獻或重要會議、論文中被引證的情況，同族專利的數量，發明和實用新型專利的權利要求項數，可以一定程度上反映專利的技術復雜程度、在企業專利布局中的重要性；專利是否為多個權利人共有，以及發明人和所有人的身份特點等，也可以作為專利法律因素中的輔助因素予以考量。

專利的保護范圍均以權利要求為準，因此，權利要求的解釋和分析，是決定專利資產評估成敗的關鍵環節。專利權保護范圍的界定主體必須是待評估專利所屬技術領域中的‘本領域技術人員’；界定客體為有效專利文本；界定依據是我國《專利法》第五十九條第一款的規定。”

二、價值評估中的專利權保護范圍界定

發明、實用新型專利是專利資產評估的主要對象，而這兩種專利的保護范圍均以權利要求為準，因此，權利要求的解釋和分析，是決定專利資產評估成敗的關鍵環節。

專利權保護范圍也被稱為“專利寬度”，專利權保護范圍的解釋，是資產評估程序中在確定了專利基本法律狀態后，真正涉及專利實體價值界定的第一個步驟。美國聯邦法院Giles法官將專利制度稱為“一場名為權利要求的游戲”，專利制度雖在世界范圍內歷史并不長，但相關理論與實踐不斷演進，關于專利權保護范圍界定的研究也從未停止。

專利權保護范圍的界定應明確如下幾個問題：首先，界定主體必須是待評估專利所屬技術領域中的“本領域技術人員”，在應然狀態下，評估人員應當與這一法律擬制主體的判斷標準保持一致。其次，界定客體為有效專利文本。第三，界定依據是我國《專利法》第五十九條第一款的規定，發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求；2009年施行的《專利資產評估指導意見》也要求注冊資產評估師執行專利資產評估業務時，應當分析專利權利要求書、專利說明書及其附圖的內容。

然而，“以權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求”卻是知易行難。毋庸置疑，權利要求保護范圍應以權利要求書為準，但說明書及其附圖何時“可以”用于解釋權利要求，答案卻是莫衷一是。行政機關基于專利法以及豐富的專利審查實踐，通常主張只有在特定技術術語不清楚或存在特殊含義時需要引入說明書進行解釋，對說明書能否限制或擴張權利要求保護范圍持保留態度；司法機關則在侵權訴訟中更為主動，經常出現用說明書實施例解釋權利要求的情況，雙方在實踐中的沖突與探討從未停止。

近年來，通信技術迅猛發展、相關專利訴訟頻發,有關計算機、通信、電子領域專利權利要求中的“功能性限定技術特征”的爭議也不斷升級。對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，我國《專利審查指南》規定應理解為“覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”，而最高人民法院的司法解釋則要求人民法院“結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容” ，2.最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第4條。實踐中的種種不一致做法，更是給權利要求解釋蒙上了“普洛透斯”式的面紗。

此外，專利保護范圍有可能存在“重疊”情況，即不同專利的保護范圍重疊，在此情況下，一項專利的實施可能侵犯其他專利，因此需要交叉許可；還可能是一種專利落入了另一種專利的保護范圍，從而構成基礎專利與從屬專利的關系，從屬專利的實施會受到基礎專利的制約。

關于上述問題難以一言蔽之，需要評估人員深入理解發明創造的技術內涵與相關行業的技術發展現狀，認真做好專利壟斷范圍與公共技術領域之間的劃界，判斷合法壟斷范圍的大小，并針對具體個案和不同的資產交易主體與環境，在不破壞專利權公示作用的前提下進行權利人與公眾之間的利益平衡，既不能機械地一概采取字面解釋，又不能突破現有法律法規的制度框架而隨意解釋。

新穎性和創造性的審查很大程度上取決于現有技術的狀況，專利審查員只能基于個體技術認知和審查經驗進行現有技術查新，在理論上無法窮盡所有現有技術，而且專利審查員在審查實踐中通常不對使用公開進行調查。這使得新穎性、創造性往往成為專利穩定性的最大隱患。”

三、價值評估中的專利法律穩定性分析

專利權作為一種有生命周期的權利，自其獲得生命之日起，就存在被“顛覆”的風險，無效宣告作為專利的重要制度設計，如同懸在專利上方的一把達摩克里斯之劍。我國《專利法》第四十五條規定，自國

注 釋務院專利行政部門公告授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。《專利法實施細則》第六十五條具體規定了可作為無效宣告請求理由的多種情形。而被宣告無效的專利權將視為自始即不存在。有鑒于此，對于一項專利權的價值評估，必須對其被宣告無效的風險即法律穩定性加以分析。

許多學者通過構建數理模型對于專利的新穎性、創造性、公開性等對于專利價值的影響進行了分析，Reitzig 以127個半導體行業的專利數據為例，對專利的法律屬性對于專利價值的影響程度進行了定性分析，分析表明：相對于專利公開性等特征，專利創造性和新穎性對專利價值的影響程度更大【5】。對于這一結論，從我國國家知識產權局專利復審委員會公開的近年來專利無效宣告請求審查決定中也能夠得到印證，據統計，近年來無效決定（含專利維持、無效和部分無效）所涉及到的所有法律條款中，新穎性、創造性條款占據70%以上，其他依次是權利要求書得到說明書的支持、說明書公開充分、權利要求書缺少必要技術特征、申請文件修改超范圍等。

新穎性、創造性之所以成為專利穩定性的最大隱患，一方面在于實用新型專利在審批階段不采用實質審查的方式，從而未進行技術先進性評判；另一方面也是由該兩項條款的審查依據和專利審批的特點所決定。由于新穎性和創造性的審查很大程度上取決于現有技術的狀況，專利審查員只能基于個體技術認知和審查經驗進行現有技術查新，在理論上無法窮盡所有現有技術，此外《專利法》修改后增加了使用公開破壞新穎性的規定，而專利審查員在審查實踐中通常不對使用公開進行調查。以上種種因素使得專利權的創新高度是否符合專利法的要求在其授權后仍處于不確定的狀態。

由此可見，能否參照《專利法實施細則》的無效條款對專利權的穩定性加以分析和確認，是專利評估中的關鍵環節之一。評估人員可以研究專利審查過程及相關資料、檢索現有技術、重新審視專利申請文件的撰寫是否符合《專利法》的規定，評價標準理論上應與專利復審委員會審查無效宣告請求案件以及人民法院審理專利無效糾紛行政訴訟案件適用相同的標準。當然，這也意味著評估人員需要具備審查專利的行政和司法視角，對于現階段的中國專利資產評估實務而言，無疑也提出了過高的要求。但是從穩定性評判的法律邏輯而言，卻是不可或缺的環節，因此而構成了制約評估實務發展的矛盾之一。

四、專利技術與所涉產品之間的對應性分析

專利價值評估的對象可以是專利所有權以及專利使用權，這兩種權利的載體都是無形的技術方案，而資產評估的市場與經濟屬性決定了評估人員需要將專利技術方案與所涉及的企業實體產品或生產流程進行比較分析。

一方面，實踐中常常存在將專利相關的產品價值混淆為專利價值本身的情況，評估人員如無法從產品中剝離出專利技術并深入理解技術方案，評估則無的放矢。另一方面，專利技術不是空中樓閣，如果完全脫離企業生產實踐及行業環境而單純解讀專利文本，那么也將直接導致對專利技術的理解出現偏差或不夠

注 釋深入。

我國目前對專利資產的評估方法較為單一，評估隨意性較大，可信度不高，在2000多家上市公司中，2006至2008年只有共113家公司進行過知識產權資產評估【6】。筆者認為這與專利資產評估脫離技術發展具有很大的關系。專利評估人員在確定了專利權保護范圍后，應當就專利技術方案與企業相關產品3.專利技術對應的不一定是單一產品，也可能是多種產品，專利技術還可能只構成產品的一部分技術內容。進行比對分析，具體比對方法可以參照人民法院侵權判斷中的被控侵權產品與專利技術方案的比較方式，通過比對，可以發現專利技術有無因實施而增值或貶值的情況。為了對專利技術效果做出客觀公正的評判，應對專利技術方案的可實施性、技術成熟度、技術替代度、技術應用范圍以及技術壽命等進行分析，必要時調查技術的研發過程、實驗報告、產品效果檢測報告等。對于一件產品中包含多項專利技術的情況，還應分析待評估專利在其中的技術比重。

此外，專利資產所屬技術領域的發展狀況、技術水平等決定了專利技術的發展基礎和前景，業內同類產品的競爭狀況、專利技術是否被納入行業標準或事實標準決定了專利是否構成了行業競爭對手的技術壁壘，對于這些問題，都有必要加以特別關注和考量。

五、建立評估中的專利分析專家論證報告機制

相較于有形資產評估，專利資產價值評估具有模糊性、不確定性與變化性的特點，因此，專利資產價值評估需要注冊資產評估師具備跨學科、跨專業領域的知識儲備和實務經驗。即便如此，根據上述分析不難看出，專利權保護范圍的解釋、專利權的穩定性分析及其與產品的對應性分析，對于一般的資產評估從業人員而言，仍存在著巨大的技術與法律鴻溝，這也是影響當前專利資產評估公信力與評估業發展前景的重要問題。

針對這一問題，《專利資產評估指導意見》要求對實用新型專利提供檢索報告 ，4.《專利資產評估指導意見》第17條：“評估對象為實用新型專利的，注冊資產評估師應當要求委托方提供實用新型專利檢索報告”。2008年《專利法》將實用新型檢索報告制度修改為實用新型和外觀設計的專利權評價報告制度。然而，評價報告主要還是對于專利性的評判，其對專利權的保護范圍和創新高度并不進行深入剖析。對于發明專利而言，則主要是由資產評估師依據個體化經驗進行判斷。

筆者認為，鑒于專利權的法律分析對于評估專利資產價值的重要意義以及分析的難度，在專利資產評估程序中，有必要引入權威機構關于專利權分析的專家論證報告，報告主要涵蓋以下幾項內容：一是權利要求保護范圍的解讀，其中還可以區分基礎專利與從屬專利、開拓性專利與改進型專利等；二是基于現有技術查新，以本領域技術人員視角進行專利創新高度評價，對于重大專利技術，可以根據情況設置申請日前使用公開情況調查環節；三是其他可能導致專利無效的法律條款評判，應從專利文本著手，分析權利要求書、說明書的撰寫是否符合專利法的相關規定；四是專利技術與所涉產品的對應分析報告，必要時還可進行現場勘驗；五是業內主要競爭對手相關專利分析，以及專利是否涉及行業標準、其與標準之間的關系，從而有助于對專利的技術和市場因素的判斷。在現有技術查新環節中，與專利審查階段旨在檢索到能夠影響新穎性、創造性的文獻不同，評估中的查新應盡可能地進行全面檢索，給出重要背景技術資料，檢索結果有助于對專利技術在行業中的創新高度、發展水平、行業內的技術更新速度和發展趨勢等做出綜合評判，因而檢索人員需要對本領域技術的發展狀況深入理解且具備較高的檢索專業素養。專家論證報告不具備法律強制性，但其有助于彌補當前評估中的薄弱環節，從而對專利作出客觀準確的法律判斷。

【1】Hou J.L.,lin H.Y.A Multiple Rgression Model for Patent Appraisal Searching for Factors Influencing Technol-ogocal Asset Value【J】.Industrial Management & Data System,2006,106(9):1304-1332.

【2】劉伍堂.專利資產評估【M】. 第1版.知識產權出版社，2011.

【3】Nordhaus W.D. The Optimum life of a patent: reply【J】. The American economic review,1972,62(3):428-431.

【4】中國新聞網：.歐盟、美國批準谷歌收購摩托羅拉移動【OL】.(2012.02.14)【2013-03-04】http://finance.chinanews.com/it/2012/02-14/3666259.shtml.

【5】Reitzig M.. What determines patent value? Insights from the semiconductor industry【J】.Research Policy,2003,32(1):3-26.

【6】蘇平.美國知識產權資產評估方法選擇及其啟示——以我國上市公司的知識產權資產評估為視角【J】.知識產權2010(5).