如何把握好修改

龔錦玲

（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 專利審查協(xié)作北京中心，北京 100190）

一件發(fā)明專利從申請到授予專利權(quán)，其中要經(jīng)歷初審、實審、復(fù)審等不同的階段，在此期間專利申請人可以對其申請文件進(jìn)行一定的修改，從而對專利申請文件予以彌補(bǔ)和完善。一般來說，說明書的具體實施方式部分和說明書附圖表述的內(nèi)容隨著原始說明書的提交就固定下來了，基本上不太可能做比較大的變動了，然而針對說明書及其附圖中披露的發(fā)明創(chuàng)造，申請人在選擇保護(hù)客體的類型、尋求保護(hù)范圍的大小方面卻又較大的選擇余地，在實際的操作中，國外的申請人，尤其是圖像領(lǐng)域的申請人經(jīng)常的做法則是一開始撰寫出保護(hù)范圍盡可能寬的權(quán)利要求書，并要求保護(hù)盡可能多的發(fā)明創(chuàng)造類型，說明書中寫入盡可能多的詳細(xì)的實施例，到進(jìn)行實質(zhì)審查時再根據(jù)審查員提出的審查意見進(jìn)行相應(yīng)修改，做出必要限制。這種策略的使用導(dǎo)致對發(fā)明專利申請的權(quán)利要求書進(jìn)行修改成為十分普遍的事情。相對來說，國內(nèi)圖像領(lǐng)域的申請人在這個方面的把握則顯得不是很自如。究其原因還是國內(nèi)申請人對中國專利法中關(guān)于“修改”的各個法律條款不夠了解造成的，在專利法中對一個發(fā)明專利從申請到獲得專利權(quán)給予了不同的修改機(jī)會，但對每次修改的時間以及內(nèi)容都有一定的條件限定，如何利用好上述修改時機(jī)，是申請人獲得一個更加有效的專利權(quán)關(guān)鍵。因此本文結(jié)合專利法和審查指南的相關(guān)規(guī)定，對涉及修改的規(guī)定予以解析，以幫助申請人在恰當(dāng)?shù)臅r機(jī)，合適的方式修改申請文件，從而獲得一個穩(wěn)定有效的專利權(quán)。

1 專利法第三十三條

對專利申請文件內(nèi)容與范圍的限定，根據(jù)專利法第三十三條的規(guī)定，申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。國際申請的申請人根據(jù)專利合作條約規(guī)定所提交的修改文件，同樣應(yīng)當(dāng)符合專利法第三十三條的規(guī)定。

專利法三十三條是一個根本規(guī)定，即在任何階段只要是對已經(jīng)確定了申請日的申請文件進(jìn)行修改則都需要滿足專利法三十三條的規(guī)定。該條款的核心是：修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。也就是修改后比較申請人所提交的文件是否滿足專利法三十三條的規(guī)定的依據(jù)是申請日提交的說明書和權(quán)利要求書。而在申請之后各個階段，權(quán)利要求書的內(nèi)容都可以進(jìn)行相應(yīng)的修改，因此申請日申請人所提交的說明書則成為了申請人對其所要求保護(hù)的范圍是否可以修改的重中之重。所以說明書是否撰寫成功，則成為了申請人是否獲得專利權(quán)的根本。因此，在提交申請文件時，國外圖像領(lǐng)域的很多申請人，他們所提交的說明書都非常翔實，并且其中還囊括了盡可能多的具體的實施例，實施例中對每個其認(rèn)為可以對獲得專利權(quán)保護(hù)有貢獻(xiàn)的特征都給出了詳盡的描述，在這樣的說明書的基礎(chǔ)上，申請人即使是一開始撰寫的權(quán)利要求被審查員檢索到對比文件，但其還可以通過不斷的修改權(quán)利要求獲得專利權(quán)。然而，國內(nèi)圖像領(lǐng)域的申請人，在這方面顯然是有一些不足，一份申請文件中一個構(gòu)思的實施例只有一個，除了自己認(rèn)為的有貢獻(xiàn)的技術(shù)特征詳細(xì)描述外，對其他有可能獲得專利權(quán)的技術(shù)特征，則考慮較少，在這種情況下，一旦審查員檢索到對比文件，再可以修改權(quán)利要求的余地則少之又少，從而導(dǎo)致最后無法獲得專利權(quán)。所以從這個法條的分析筆者認(rèn)為申請人應(yīng)該在一開始就非常重視專利申請說明書的撰寫，并適當(dāng)學(xué)習(xí)國外申請人撰寫說明書的技巧。

2 專利法第五十一條第一款

專利法實施細(xì)則第五十一條第一款規(guī)定，發(fā)明專利申請人在提出實質(zhì)審查請求時以及在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)，可以對發(fā)明專利申請主動提出修改。

該條款的核心是兩個時間點和一個修改的類型，兩個時間點是提出實質(zhì)審查請求時和收到國務(wù)院行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起，而修改的類型是主動修改。這兩個時間是申請人對申請文件中的權(quán)利要求保護(hù)范圍、類型做出修改的最恰當(dāng)，最合適的時機(jī)。中國專利法中實質(zhì)審查請求的提出是在從申請確定申請日之后的三年內(nèi)提出都可以。并且在專利法實施細(xì)則第五十一條第一款中并未對修改內(nèi)容做出其他特別的規(guī)定，因此申請人可以有3年的時間去考查其申請所存在的缺陷，從而根據(jù)原始提交的說明書補(bǔ)充或者修改權(quán)利要求。例如在該次修改中，如果申請人發(fā)現(xiàn)了申請說明書中所記載的設(shè)備并未寫入權(quán)利要求要求保護(hù)，則可以依據(jù)說明書的內(nèi)容撰寫相應(yīng)的設(shè)備的權(quán)利要求以彌補(bǔ)申請?zhí)峤粫r的缺陷。

另一方面，如果申請人提出實質(zhì)審查請求的時間較早，或者在提出專利申請的同時就一并提交了實質(zhì)審查請求，則難以利用上述修改機(jī)會，所以專利法又規(guī)定在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請進(jìn)入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)也可以提出主動修改。從該法條可以看出，中國專利法給予申請人在申請之后的較長的一段時間后至少一次再次撰寫權(quán)利要求的機(jī)會。而這個條款是發(fā)明專利唯一可以進(jìn)行主動修改的條款，因此，這個修改機(jī)會實質(zhì)上對于申請人彌補(bǔ)申請時未曾考慮全面的問題是非常重要的。在這兩個可以修改的時間段中，申請人的修改只要滿足專利法三十三條的規(guī)定，在權(quán)利要求書中可以增加獨(dú)立權(quán)利要求，可以增加從屬權(quán)利要求，可以增加與原來權(quán)利要求保護(hù)類型不同的權(quán)利要求，而上述這些修改在此之后則都是不被允許的。

3 專利法第五十一條第三款

專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，申請人在收到專利局發(fā)出的審查意見通知書后修改專利申請文件，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。

該條款核心在于只能針對通知書的缺陷進(jìn)行修改，即這樣的修改已經(jīng)不能完全根據(jù)申請人自己的意愿進(jìn)行修改了。對此，審查指南中列出了以下幾種修改的情形作為不接受的情形：

1）主動刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了該權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。

2）主動改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，導(dǎo)致擴(kuò)大了請求保護(hù)的范圍。

3）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題。

4）主動增加新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。

5）主動增加新的從屬權(quán)利要求，該從屬權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求中未出現(xiàn)過。

從上述法條可以看出，在針對審查意見通知書進(jìn)行修改時，專利法已經(jīng)對權(quán)利要求可修改的尺度做了一個比較嚴(yán)格的規(guī)定，申請人的修改內(nèi)容，僅限于針對通知書的缺陷進(jìn)行。也就是說申請人對申請文件的修改，僅限于如何保證申請的專利權(quán)更加穩(wěn)定，而不能再隨意增加所要求保護(hù)的專利權(quán)，使得審查意見通知書隨著申請人的隨意改動而改動，這樣的規(guī)定實質(zhì)上是為了保證了實質(zhì)審查程序的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

綜合上述專利法實施細(xì)則第五十一條第一款和專利法實施細(xì)則第五十一條第三款的規(guī)定，中國專利法在專利審批過程中，既給予了申請人主動修改申請文件彌補(bǔ)錯誤的時機(jī)，又做出了保證專利權(quán)相對穩(wěn)定的修改的限制，這兩個條款相輔相成，一方面保證了申請人有足夠的修改時機(jī)，一方面又保證了實質(zhì)審查程序的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

4 專利法第六十一條第一款

根據(jù)專利法實施細(xì)則第61條第1款的規(guī)定，請求人在提出復(fù)審請求或者在對專利復(fù)審委員會的復(fù)審?fù)ㄖ獣龀龃饛?fù)時，可以修改專利申請文件；但是，修改應(yīng)當(dāng)僅限于消除駁回決定或者合議組指出的缺陷。下列情形通常不符合上述規(guī)定：

1）修改后的權(quán)利要求相對于駁回決定針對的權(quán)利要求擴(kuò)大了保護(hù)范圍。

2）將與駁回決定針對的權(quán)利要求所限定的方案缺乏單一性的技術(shù)方案作為修改后的權(quán)利要求。

3）改變權(quán)利要求的類型或者增加權(quán)利要求。

4）針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權(quán)利要求或者說明書進(jìn)行修改。但修改明顯文字錯誤，或者修改與駁回決定所指出缺陷性質(zhì)相同的缺陷的情形除外。

在修改階段，對權(quán)利要求的修改要求基本與實審階段相對應(yīng)，但有一點需要注意的是其所限定的技術(shù)方案中要求權(quán)利要求的保護(hù)范圍不能相對于駁回決定的權(quán)利要求擴(kuò)大其保護(hù)范圍。例如，在駁回決定中實質(zhì)審查部門是以權(quán)利要求不具有創(chuàng)造性駁回了申請，申請人在提交復(fù)審請求時反而提交了比駁回決定所針對的權(quán)利要求范圍更大的權(quán)利要求，顯然這樣的修改是不能被復(fù)審階段所接受的。即這樣的修改是不符合專利法實施細(xì)則第六十一條第一款的規(guī)定的。

5 小結(jié)

綜合上述幾個法條的分析比較得出，筆者建議申請人在提交申請文件到審批獲得專利的整個過程中，應(yīng)該注意：1）申請日提交的申請文件的撰寫中，說明書以及說明書附圖的內(nèi)容非常重要，只有說明書中記載了翔實而又全面的技術(shù)手段，之后的階段才有可能依據(jù)說明書這個根本，在對權(quán)利要求進(jìn)行不同的修改的同時滿足專利法第三十三條的規(guī)定，從而獲得專利權(quán)；2）在提交實質(zhì)審查請求和進(jìn)入實質(zhì)審查程序的3個月內(nèi)，是申請人再次對所申請的權(quán)利要求進(jìn)行斟酌考慮，修改彌補(bǔ)申請時未曾考慮到之處，這時候的修改只要是滿足了專利法第三十三條的規(guī)定，其可以增加新的權(quán)利要求，可以對權(quán)利要求進(jìn)行重新撰寫等各種類型的修改；3）在實質(zhì)審查程序中，可以對申請文件進(jìn)行修改，但這時候的修改，已經(jīng)多了很多的限制，只能是申請人針對審查意見通知書的缺陷進(jìn)行修改，而不能增加新的權(quán)利要求；4）在復(fù)審程序中，申請人可以再次進(jìn)行修改，但修改中除了與實審程序中相同的問題之外，還需要使修改之后權(quán)利要求的范圍不能比修改前寬。

綜上所述，主動修改考慮全面，被動修改做好配合，申請人才能在整個的申請過程中加速專利權(quán)的審批程序，快速有效的獲得專利權(quán)。

[1]中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南（2010）[EB/OL].[2012-08-02].http://219.239.26.3/download/9684714/36892187/3/pdf/20/202/1293923383572_714/sczn2010.pdf.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2011.

[3]中華人民共和國專利法（2008修正）[EB/OL].[2012-08-02].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html.