對專利法實施細則第五十一條第三款的質疑

張素卿，池 娟，姜 丹

（國家知識產權局專利局 專利審查協作北京中心，北京 100190）

責任編輯:任健男

中華人民共和國專利法實施細則第五十一條第三款規定：申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。

該條款對申請人答復審查意見通知書時，所允許的申請文件的修改方式作出了規定。《專利審查指南》[1]（以下簡稱《指南》）第二部分第八章5.2.1.3節對所允許的修改方式進行了詳細具體的規定，其中，特別規定了，即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書所指出的缺陷進行的修改的5種情況：1）主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍；2）主動改變獨立權利要求中的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍；3）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題；4）主動增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過；5）主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

上述規定的出發點是節約審查程序，避免第一次審查意見通知書（以下簡稱一通）后，需要對修改后的權利要求重新進行檢索和審查。

《指南》中規定了審查員在專利審查過程中需遵循的審查原則，其中之一即程序節約原則，這也是為了實現針對所有申請人平等的分配稀缺的審查資源，進而實現公眾之間的公平。

然而，相對于程序節約原則，申請人的利益是更應該考慮的，因為這更有利于社會的進步。基于此，現對《指南》規定的上述幾種不允許的修改方式提出以下幾點質疑，并舉例說明：

針對上述情況1：例如，一件關于圖像處理裝置的發明專利申請P，獨立權利要求中限定了該裝置包括特征A和B，其中，審查員經充分檢索確定特征A為本項發明對現有技術作出貢獻的特定技術特征，而特征B是現有技術中圖像處理裝置所普遍具備的結構部件，且特征B對本項發明的實施并不產生實質性的影響，例如“圖像輸入單元，用于輸入待處理的圖像數據”。答復一通時，申請人考慮到原權利要求限定的保護范圍較小，于是將特征B刪除，該刪除擴大了該權利要求請求保護的范圍，且該刪除并非針對審查員一通時所指出的缺陷。很明顯，上述修改符合專利法第三十三條的規定，即該修改后的技術方案沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，且其保留了本項發明的特定技術特征A。然而按照《指南》所規定的上述情況1，該刪除是不被允許的。由于一通時審查員已經充分檢索確定了特征A是導致本項發明具備新穎性和創造性的技術特征，因此，針對該修改后的技術方案，審查員并不需要重新進行檢索和審查，這也就不會違背程序節約原則[2-3]。

針對上述情況2：還是以上述專利申請P為例，獨立權利要求原始記載的特征B為“掃描儀，用于輸入待處理的圖像數據”。答復一通時，申請人將特征B修改為“圖像輸入單元，用于輸入待處理的圖像數據”，該改變擴大了該權利要求請求保護的范圍，且該改變并非針對審查員一通時所指出的缺陷。很明顯，該修改后的特征B包含了所有能夠輸入圖像數據的輸入設備，且這些圖像輸入設備是所屬領域技術人員可預知的，上述修改符合專利法第三十三條的規定，即使原申請文件中并未記載除了掃描儀之外的其他圖像輸入設備。然而按照新《指南》所規定的上述情況2，該改變是不被允許的。由于一通時審查員已經充分檢索確定了特征A是導致本項發明具備新穎性和創造性的技術特征，因此，針對該修改后的技術方案，審查員同樣不需要重新進行檢索和審查，這也同樣不會違背程序節約原則。

針對上述情況5：例如，一件關于圖像處理裝置的發明專利申請P，審查員經充分檢索確定其獨立權利要求具備新穎性和創造性，答復一通時，申請人希望增加一個之前沒有申請保護的技術方案，于是增加了在原權利要求書中未出現過的新的從屬權利要求，該增加并非針對一通中所指出的缺陷，由于其技術方案記載在原說明書中，因此，該修改符合專利法第三十三條的規定。由于獨立權利要求沒有發生變化，該從屬權利要求請求保護的范圍并未擴大，審查員并不需要重新進行檢索和審查，這也就不會違背程序節約原則。

由以上分析可知，《指南》對專利法實施細則第五十一條第三款規定的修改文本不予接受的5種特殊情況中情況1、情況2、情況5的限定條件稍顯嚴格，鑒于此，如何在程序節約原則和維護申請人的利益之間尋求平衡點正是所應努力的方向。筆者認為，在盡可能維護申請人利益的前提下，合理地執行程序節約原則，才是判斷修改文本是否能夠接受的標準的最終落腳點。

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010.

[2]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.

[3]國家知識產權局條法司.新專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2006.