寬限期的理解與適用

孟 佳，黃海云

（國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，北京 100190）

寬限期的理解與適用

孟 佳，黃海云

（國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心，北京 100190）

從專利法第二十四條所規定的不喪失新穎性的寬限期的立法宗旨出發，對其法律效力以及適用方式進行深入探討，特別對圖像通信領域中容易出現的涉及適用寬限期的兩種情形給出說明，提出合理利用寬限期的建議，不僅加深了專利申請人對寬限期的理解，而且使專利申請人的利益能夠得到充分保護。

寬限期；新穎性；圖像通信；保密；證據

1 案例

本案例的申請人為A，發明人為B和C，申請日為2010年4月2日。

應申請人的實質審查請求，審查員發出了《第一次審查意見通知書》，否定權利要求的創造性。通知書中引用的對比文件是由個人D在CNKI中國優秀碩士學位論文全文數據庫上發表的碩士學位論文，論文公開日為2009年12月31日。在收到通知書后，申請人沒有進行答復，本案視撤。

審查員在隨后的審查工作中無意發現此案所涉及對比文件的撰寫者D研究生期間在A公司實習，參與A公司的核心項目開發。申請人A就該項目申請了專利，而D則就該項目撰寫了學位論文。A與D都就該項目的核心內容進行了公開。

人們不禁會問：如果D負有保密義務，但是其卻違約泄密，使得核心技術內容成為現有技術，有權就該技術內容申請并可能獲得專利權的單位或者個人能否得到合理的救濟或者補償；本申請是否還存在授予專利權的希望，究竟滿足何條件，授權才成為可能；申請人放棄答復《第一次審查意見通知書》是何種原因，是取證困難還是不知曉相關法律程序。

事實上，專利法第二十四條已規定了上述情形的相關處理方式，以減少或降低泄密行為給專利申請人帶來的損失。而筆者在幾年的審查實踐過程中，很少遇到申請人能夠利用專利法二十四條規定的新穎性寬限期來保護其利益；即使申請人提出寬限期的聲明，其程序或證據有時也不符合要求，寬限期聲明視為未提出。因此，對涉及新穎性寬限期的專利法第二十四條的解釋很有必要。

2 寬限期及其立法宗旨和法律效力

新穎性寬限期作為喪失新穎性的例外，是指提交專利申請前一個特定期間，在該期間內某些主體以一定方式公開發明創造而不破壞其專利申請的新穎性。它是專利法賦予申請人的一種“優惠”。寬限期可以避免申請人在提出專利申請之前不長時間內無意公開發明的行為而喪失申請專利的權利。

專利法第二十四條中明確規定：申請專利的發明創造在其申請日以前的6個月內通過以下3種方式予以公開的，可以享受新穎性寬限期，1）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；2）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；3）他人未經申請人同意而泄露其內容的。

新穎性寬限期不能改變以上3種方式所公開的內容已處于現有技術的狀態，也無法將專利申請的申請日追溯到發明創造的展出日、發表日或泄露日。現行寬限期規定對申請人自己做出的公開（上述第1）、2）兩種情形）和他人未經申請人許可而進行的公開（上述第3）種情形）提供6個月的寬限期保護。因此，在分辨是否可以享有寬限期時，需要明確內容公開的方式、公開內容的發起方、是否存在“泄露”行為。

對于公開的實施者為申請人時，如存在適用寬限期規定的必要性，申請人可在提出專利申請時給出相關聲，明即在發明請求書中的“不喪失新穎性寬限期聲明”的相應欄進行框選；同時需要在自申請日起的2個月內提交有關展覽會或者學術會議的組織單位出具的證明文件，當然證明文件的真實性和可用性還需由專利審查單位來審核并最終確定寬限期是否成立；當專利申請產生爭議或者申請人想挽救該專利時才追加的寬限期聲明是不予接受的。對于公開的實施者為他人時，若申請人在申請日前已獲知泄密行為的發生，申請人應按照上述的類似方式操作；若申請人在申請日之后才知曉他人未經同意而擅自公開發明的行為,應在得知情況后2個月內提出新穎性寬限期聲明，并附具關于他人泄露申請內容的證明材料如泄露日期、泄露方式、泄露內容、并由證明人簽字或蓋章，由專利審查部門來核實證據的有效性。

3 圖像通信領域常見的寬限期適用方式

近年來，隨著知識產權戰略的普及，企業、高校、科研機構或個人的知識產權保護意識也隨之增強。不過仍然存在很多專利雖然在技術上達到了比較高的水準但由于沒有把握申請專利的最佳時機或對個別申請程序的不了解而無法獲得專利保護，更加無法為他們創造經濟效益。寬限期就屬于易被申請人忽視的申請程序。

根據圖像通信技術領域的專利申請人的來源分配情況，圖像通信領域中涉及寬限期的適用情形通常為上述提及的第2、3種情形，即申請人在學術/技術會議上公開和他人擅自公開。

1）他人擅自公開技術內容

圖像通信領域是一個快速發展的行業，同行間的合作與交流非常有必要。違背申請人的意愿泄漏發明的行為發生在所難免的，此泄漏行為既包括他人未遵守明示或者默示的保密信約而將發明創造的內容公開，也包括他人用威脅、欺詐或者間諜活動等手段從發明人或者申請人那里得知發明創造的內容而后造成的公開。前面所提及的案例就屬于此情形。

對比文件是由D（他人）在申請人A的專利申請日之前的六個月內發表的論文。如果D與A之間確實存在合作，且A能夠證明D未經其同意泄露技術內容，當A所提供的證據成立時，那么本申請不能被該對比文件破壞新穎性和創造性。但是如果申請人不了解寬限期的相關規定，或者即使了解了寬限期規定，卻礙于無法提供有利的證據，本申請依然會因為自己或他人所公開的技術內容而喪失新穎性和創造性。

究竟什么樣的證據才能被認為是有效的，且能夠接受的呢？筆者認為至少應對證據進行如下審核：

（1）公開其發明創造的他人是否負有保密義務。如申請人提供保密信約來證明他人是具有保密義務的，申請人對于泄密行為的發生是預先給出防范措施的，只是他人未遵循約定。

（2）保密信約是否在對比文件發表時已生效。如果申請人是在審查員給出了對比文件之后、為證明其技術內容被泄露而重新與他人擬定一份保密協議，那么此份保密信約的發生時間在對比文件發表時還尚未生效，其對對比文件不具備約束力，此證據是不能成立的。

（3）保密信約如果能夠規定擅自違反保密信約將會受到什么樣的懲罰，則更加證明申請人對于泄露保密內容是不允許的，此份保密信約則更具備說服力。對將發明內容擅自公開的人員進行公開懲罰表明保密信約文件的效力，也表明申請人不同意他人泄露其技術內容的明確態度。

（4）被公開的發明創造內容必須直接或者間接來自申請人。如所作出的發明創造來源于另外獨立做出發明創造的單位或個人，此份證據不成立。

（5）提出證據的時機應當在得知情況2個月內（申請日后獲知）或申請日起2個月內（申請日前獲知）提供。

通過此案例，我們可了解當存在他人擅自公開發明時，申請人該從何角度來進行答復，需要提供哪些證據來保護自身利益。另外，對于專利申請人同樣存在警示作用，當一個技術項目在啟動初期，最好讓參與人員（包括項目負責人、設計者、合作方、協助方、提供相關幫助方）簽訂保密協議，并盡量在協議中列出違反保密原則將受到的懲罰措施。如果沒有懲罰措施的保密協議，在某種程度上會被認為保密僅僅是一種倡導，其并不能被認為是一種義務，為了避免后續出現爭議，最好在保密協議中列出未進行保密的懲罰措施，以明確對于泄密這一行為是禁止的。這樣，不僅會對相關人員產生約束力；而且當發生爭議時，主張該寬限期效力的一方提出的說明或舉證更具說服力。同時，申請人要密切關注與發明內容相關的重點技術的發展走向或動態，以監控或了解他人擅自公開或使用發明的情況，最大程度保護自身權益。

2）申請人自己在學術會議或技術會議上首次發表技術內容

圖像通信領域中存在很多高校申請，發明人、設計人或者其所在單位有可能出于某些正當理由或者實際需要而在申請日前將發明創造公開，如申請人有時會在申請日以前在規定的學術會議或者技術會議上首次發表與其技術內容相關的文章。而寬限期的規定，特別是對于高校和科研機構的申請人來說，對其發明的書面公開和口頭公開等形式提供保護，可促進他們在科研及學術環境中充分發揮創新動力，為新技術的產生提供激勵。

但申請人很少在提交專利申請的請求書中提出享受寬限期的請求。當申請進入實質審查階段，審查員檢索到該篇學術會議或技術會議論文，如果論文的公開時間合適，那么此篇論文會作為現有技術影響本發明的新穎性或創造性。申請人在看到審查員的審查意見通知書后才提出利用追加寬限期聲明來使該專利獲得保護，但是由于提出寬限期的時機不當，這一錯誤已無法彌補。

因此，在該情形下所提出的聲明和證據至少應具備如下條件：

（1）在申請日當日提出享受寬限期聲明，追加的寬限期聲明在程序和時間上不成立，不能被接受。

（2）證據需在自申請日起的2個月內提交，且證明材料要符合要求。提供有關學術/技術會議的組織單位出具的證明文件，證明材料中注明會議召開的日期、地點、名稱以及發明創造發表的日期、形式和內容，并加蓋公章。

（3）“規定的學術會議或者技術會議”僅限于在我國舉辦的、由國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的；其適用范圍存在一定的局限。全國性學術團體應該具備的條件是由中國科學技術協會管理并掛牌的社會團體。民政部的網站上可以查詢到業務主管單位為中國科學技術協會的相關團體。另外，中國科學技術協會的官方網站www.cast.org.cn的“全國學會”里面，也可以查詢到。

申請人如果沒有按照寬限期所規定的程序操作，或者是抱著僥幸心理認為審查員有可能不會檢索到相關的學術論文而不在申請日時提出享有寬限期的聲明，那么一件有價值的專利申請會因為申請人自身的失誤而無法得到授予專利權的資格。為了更好的保護自身利益，且確實存在提出專利申請以及在學術/技術會議上發表技術內容這兩種需求時，要先進行學術會議的級別的查詢和確認，以明確會議的類型和主辦單位，并決定是否是利用寬限期、合理安排提出專利申請和在學術/技術會議上發表時間的先后順序。

4 結語

新穎性寬限期是現有技術的例外情形，涉及專利實質條件中的新穎性的滿足問題，從而影響專利確權。現有技術屬于公有領域，而寬限期規則的制定又將某些現有技術納入到專有領域。在一定程度上使得專利權人利益與社會公眾利益達到平衡，有利于現有技術的公平和效益價值的實現。新穎性寬限期僅僅是對申請日以前通過特定方式公開發明創造性的一種補救措施，也即一種臨時保護，其保護力度是有限的，不可過分依賴。申請人應該盡可能先提出專利申請，然后再予以展出或發表，這樣更加安全可靠。不過，如果一旦申請人基于某些特定原因使得其發明創造在申請日之前的六個月內按照寬限期所規定的三種情形之一事先公開，申請人可以按照相關的程序提供相關的證據和聲明以證明其具有享受新穎性寬限期資格，從而最終保護申請人切身利益。

[1] 中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010.

[2] 中華人民共和國國家知識產權局.審查操作規程:實質審查分冊[M].北京：知識產權出版社，2011.

[3] 尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.

[4] 萬小麗.新穎性寬限期規則的研究[D].武漢：華中師范大學，2006.

The Comprehension and Application of Grace Period

MENG Jia，HUANG Haiyun
（Patent Examination Cooperation Center of the Patent Office,SIPO,Beijing 100190，China）

According to the legislative purpose of the grace period for non-prejudicial disclosures provided by the Article 24 of the Patent Law,its legal effect and applicability manners are deeply discussed.Especially two cases of grace period are explained which often occur in the field of image communication.The correlative advice about how to reasonably apply grade period is proposed,and the advice not only enhance patent applicants’comprehension to the grace period but also protect their interests adequately.

grace period；novelty；image communication；confidentiality；evidence

G306

B

【本文獻信息】孟佳，黃海云.寬限期的理解與適用[J].電視技術，2012，36（S2）.

魏雨博

2012-08-10