從“三元催化排氣管”案看跨國專利訴訟

案例

武部XX，日本國公民，一直從事自然放射性物質(zhì)及凈化空氣的研究。1996年取得“通過α衰變凈化排氣的方法和裝置”的研究成果。該研究成果在水凈化、空氣凈化、燃燒裝置凈化和改善水溶液PH方法方面都有特殊的功效。1997年8月15日向中國知識產(chǎn)權局申報發(fā)明專利，名稱為《通過“衰變凈化排氣的方法和裝置》。2002年10月2日獲得中國授權，專利號為ZL 97118674.X，專利保護期限20年。該項技術已在日本國以外的美國等多個國家獲得專利。

2002年以來，武部發(fā)現(xiàn)日本豐田自動車株式會社(TOYOTA MOTOR CORPOATION)未經(jīng)許可，已經(jīng)將其技術使用到汽車排放技術上，并出口到中國，在中國市場銷售整車和零配件。北京三元橋豐田汽車銷售服務中心專門從日本豐田進口三元催化裝置的配件，用于豐田公司在中國市場上銷售汽車提供售后服務，這種行為一直在延續(xù)到2005年。

2004年武部從日本豐田自動車株式會社生產(chǎn)的2.0ml豐田轎車上取得該車的三元催化裝置，委托中國計量科學院研究所對該設備的凈化排氣方法進行技術對比鑒定，鑒定結論為“被告的技術與原告的專利技術使用的α放射線和β放射線原理和方法相同”。

根據(jù)中國《專利法》的規(guī)定，豐田公司的行為已侵犯了武部的專利權，為維護專利人的合法權益，武部來到中國聘請律師調(diào)查取證。

為使侵權證據(jù)客觀公正，在公證員的監(jiān)督下，律師來到位于北京市朝陽區(qū)左家莊路25號北京三元橋豐田汽車銷售服務中心購買了侵權產(chǎn)品“三元催化排氣管”，該零件標明型號為17410-7A440 TOYOTA。

MOTOR CORPATION MADE IN JAPAN(日本豐田汽車公司制造)，取證過程由北京市公證處作了“證據(jù)保全公證”。

2005年8月，武部以專利侵權糾紛為由，將日本豐田自動車株式會社(TOYOTA MOTOR CORPORATION)、北京三元橋豐田汽車銷售服務中心二被告訴到北京市第二中級人民法院。請求人民法院依法判決：(1)第一被告停止在中國生產(chǎn)、停止向中國出口和在中國銷售“三元催化排氣管；(2)第一被告賠償原告經(jīng)濟損失500萬人民幣；(3)第二被告連帶承擔本案合理支出的費用10萬元；(4)二被告共同承擔本案訴訟費。

庭審中原告提交了專利證書、專利說明書；專利繳款收據(jù)；證明權利的存在和受到法律保護。專利侵權產(chǎn)品公證書；證明侵權事實存在。豐田汽車進口數(shù)量委托調(diào)查表，證明主張賠償?shù)囊罁?jù)。

答辯意見

被告方的代理人提出兩點意見，一是沒有侵權，二是“反訴”專利無效，并以第二被告的名義向知識產(chǎn)權局專利復審委員會提出專利無效的申請為由，提出本案中止審理的要求。一審開庭后，人民法院依據(jù)復審委員會的申請書裁定案件中止審理。

2005年8月24日，第二被告北京三元橋豐田汽車銷售服務中心向知識產(chǎn)權局專利復審委員會提出專利無效的申請理由為“專利不符合《專利法》第22條第4款、權利說明書不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定，權利要求1～4不符合《專利法》第26條第4款、《實施細則》第20條第一款具備創(chuàng)造性的規(guī)定，提出了撤銷專利的申請。經(jīng)審查委員會同審理，2006年12月20日，知識產(chǎn)權局專利復審委員會作出了9199號無效宣告審查決定，宣告發(fā)明專利ZL97118674.X全部無效。

專利權人武部不服，向北京市一中院提起行政訴訟，經(jīng)審理，一中院維持了復審委員會關于撤銷專利的決定。武部不服再次上訴到高院，高院仍然以復審委員會9199號無效，宣告審查決定事實清楚適用法律正確，程序合法予以維持，而駁回上訴。至此，作為專利侵權案件的權利人，武部因為權利被撤銷而不得不撤回對專利侵權的起訴。

案例分析

本案是一起專利侵權到專利無效的案件。自2005年8月起訴，到申請專利無效，再到原告起訴專利復審委員會一審、二審，前后用了3年的時間，最終以專利無效而撤回侵犯專利權的訴訟為結果。這個案件也反映出專利侵權案件的復雜。的確，在知識產(chǎn)權保護中，專利保護是一種比較強的保護手段。對于技術含量高的產(chǎn)品，企業(yè)一般會選擇用專利保護。然而，當遇到專利侵權時，由于專利涉及復雜的技術問題，因此這類官司最為費時費力，遇到涉外的客戶時更是困難。通過這個案例，我們希望企業(yè)能夠?qū)＠謾嘣V訟有所了解，對如何打好官司，在提起專利訴訟之前應該做哪些準備有所了解。針對這個案件，我認為在起訴前應當確立訴訟策略，研究訴訟技巧，訴訟策略一般涉及起訴時間、管轄地、被告主體、證據(jù)準備、賠償數(shù)額等問題。

如何選擇訴訟時機

起訴的時間對案件有直接的影響。本案的專利，除日本國外，武部在美國、中國等8個國家都獲得了專利，侵權的單位也不是一個，因此什么時間起訴很關鍵。在起訴前一定要對侵權的主體做好分析，是直接起訴還是訴前調(diào)解，要不要提前發(fā)出警告，這是關系到企業(yè)合作的長久問題。對于有合作意向，需要保持關系的可以先禮后兵，先談判后訴訟，也可以先訴訟后談判，在不同案件的當事人中應當依據(jù)不同情況有所選擇。訴訟過程中“談”和“打”是交織在一起的。何時訴訟，要根據(jù)案情合理選擇，本案也是設計了半年才起訴的。

如何選擇管轄地

按照《民事訴訟法》的一般原則應在被告所在地。但因為知識產(chǎn)權案件的特殊性，最高人民法院司法解釋規(guī)定，侵權行為發(fā)生地也是管轄地。為了原告的方便，我們通過對侵權行為的調(diào)查和取證，選擇侵權行為發(fā)生地為管轄地。在取得證據(jù)后，我們選擇了第二被告的所在地為侵權行為地北京的法院起訴，解決了管轄問題。

確認被告主體

這是案件的一個關鍵問題。一個侵權訴訟案件可能有很多的侵權人，武部的專利也被其他幾個汽車公司侵權，如果把所有的侵權者都告上法庭，這樣不但在時間、金錢、精力上無法承擔，而且容易讓對方建立統(tǒng)一聯(lián)盟，這個聯(lián)盟會對整個產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，最終自己也難以勝訴，在研究后我們決定先針對豐田公司。在選擇告誰的時候，一定要一個一個地告，絕不能四面出擊、到處開花。

如何應對被告的反訴

在專利侵權案件中，當事人習慣的做法是反訴專利權無效。這樣做的結果，被告不只是做被動的辯護，還掌握一定的主動權，即承認自己的產(chǎn)品確實包含原告專利權中的內(nèi)容，但同時指出該專利本身無效的理由，從而證明自己的生產(chǎn)活動不構成侵權。反訴無效和提出專利無效，可以有各種不同的理由和證據(jù)。專利法實施細則第64條對此作了具體規(guī)定，歸納起來有如下幾條：證明有關發(fā)明或?qū)嵱眯滦筒痪邆淙?新穎性、創(chuàng)造性、實用性)，或者外觀設計不具備新穎性、獨創(chuàng)性，即能證明被告相關專利是申請之日前已公開過“現(xiàn)有技術”，這種“反訴”就極有獲勝的可能。本案就是因為專利在申請之日前已公開過的原因，而導致專利不具有新穎性而被宣告無效。

取證和證據(jù)的組織

在侵權案件中一定要準備好證據(jù)。這些證據(jù)包括原告的權利證明、被侵權的產(chǎn)品或方法被專利權利要求所覆蓋的比對證據(jù)、被告侵權行為的法定性，另外要有充分的證據(jù)證明自己請求的計算方式。證據(jù)的取得必須合法，證據(jù)還要保全。

申請訴前禁令

申請訴前禁令，對于權利保護有很多好處。但訴前禁令必須具備兩個條件。首先，侵權的證據(jù)必須是確鑿的、清楚的，侵權的判定也必須是明顯的和有說服力的；另外，還要有證據(jù)證明不采取訴前禁令，就會造成無法彌補的損失和后果，具備了這個條件才能得到批準。

損害賠償?shù)挠嬎銟藴?/p>

在訴訟中損害賠償要求提得過高，對當事人沒有好處。因為按照中國《專利法》的規(guī)定和賠償計算方式，必須要有證據(jù)。在沒有確鑿的證據(jù)時，按照法定賠償上限的50萬元為訴訟請求比較有利。