應對專利困境有絕招

為了扭轉美國337調查中的被動局勢，中國企業(yè)成當提高自身的應訴能力。

美國企業(yè)已習慣將337調查作為商業(yè)手段之一。他們理所當然地認為中國企業(yè)是美國專利制度的門外漢，沒有金錢、時間和“能力”贏得這場專利戰(zhàn)。他們輕信中國企業(yè)在被訴后會放棄抗辯的權利，企圖不戰(zhàn)而勝。

為扭轉這種被動局勢，中國企業(yè)應當提高自身的應訴能力，提前了解被訴后的抗辯方法。這樣能夠與美國企業(yè)站在同一個訴訟高度，從容應對。557調查的抗辯方法分為實體問題上的抗辯理由和程序上的對抗手段。實體問題上的抗辯理由包括：不侵權(Non-infringement)，專利無效(Invalidity)，國內產業(yè)(Domesitic Industry)，不當行為(Inequitable Conduct)，銷售限制(On-Sale Bar)，權力懈怠(Ladles)以及禁止反言(Estoppel)。程序上的對抗手段包括：申請專利重審，反訴(Counterclaims)，回避設計(Design Around)，證據披露(Discovery)以及商業(yè)關系(Business Relationships)。以下是對抗辯理由和對抗方法的解釋。

實體問題上的抗辯理由：

不侵權抗辯：即指向法庭抗辯你的專利并不侵犯原告企業(yè)的專利，這是實體問題上最基本的一種抗辯理由。專利法上的侵權分為直接侵權、教唆侵權或引誘侵權以及間接侵權或協助侵權。企業(yè)要進行不侵權抗辯，首先要將自己和原告的專利進行侵權分析。侵權分析是337調查的重頭戲，在專利申請和應訴的各個過程都至關重要。

專利無效：進攻是最好的防守。有數據顯示，如果深究美國的專利，幾乎一半都屬于無效的。美國專利規(guī)定有許多，包括新穎性，非顯而易見性，實用性，可實施性，書面說明，明確性，最佳模式以及專利申請人是真正的發(fā)明人等。

國內產業(yè)：337調查中，原告必須證明其在美國國內存在或者正在建立相關產業(yè)。判斷標準是：1)有廠房和設備投資：2)有勞動力和資本投入：３)有工程研發(fā)和許可。上述三項只要具備一項就可滿足國內產業(yè)的標準，認定十分寬松。

不當行為：專利的申請必須建立在對專利局誠信義務的基礎上。申請人有義務將其所知的與申請案相關的信息，對美國專利局誠實告知。否則將導致整個專利申請構成不當行為，甚至構成欺詐。

銷售限制：發(fā)明人必須在開始進行銷售行為起一年內，提出專利申請。企業(yè)一般可以在下文所述的證據披露環(huán)節(jié)，要求對方披露其銷售記錄。

權力懈怠：權利人若在知道或應當知道其權利被侵犯后，不合理地遲延起訴，并且該遲延給侵權人造成損害的，就構成權利懈怠。一旦如此，權利人就不能要求起訴前的侵權損害賠償。企業(yè)對于這點應提高警惕，注意保護自己的權利。

禁止反言：指專利權人用某種方式已保證不對第三人實施專利權，且第三人合理地依賴該保證時，法律將禁止該權利人的侵權賠償要求。在實施專利權的威脅發(fā)出后，長時期的不作為也會構成禁止反言。如果對方在訴前與您接觸，企業(yè)一定要妥善保存好所有的來往通訊記錄，包括電子郵件，電話，傳真等等。

程序上的對抗手段：

再審查：若握有讓專利無效的文獻或專利，任何人在任何時間皆可使用“再審查”，要求專利局對專利重新審查，企業(yè)不僅能在法庭上抗辯對方的專利無效、也可以向美國專利局申請對原告專利再審查。

反訴：反訴的事由可以包括侵權訴訟、不正當競爭、壟斷以及惡意干擾商業(yè)關系。當企業(yè)被訴侵犯專利權時，可以仔細研究一下對方正在使用的專利。若原告產品中涉及到你的專利，那么可以大膽向法院提起針對對方產品的專利侵權訴訟。此效果在于分散原告的注意力，令其腹背受敵，使企業(yè)與原告的訴訟地位趨于對等。

回避設計：企業(yè)可以根據對方產品及其專利來修改自己的產品，通過一種迂回的方式避開原告專利。回避設計的基礎來自于侵權鑒定的能力，只有了解了侵權鑒定的法規(guī)與邏輯，才能進行回避設計。

證據披露：美國專利法允許雙方在審判前互相收集對方公司的內部證據，并要求雙方履行誠實披露的義務。證據披露是極為耗費時間和金錢的環(huán)節(jié)，尤其應當得到企業(yè)的高度重視。

商業(yè)關系：商業(yè)關系是企業(yè)能利用的關系網絡資源，如果企業(yè)被某公司訴專利侵權，而原告公司可能不知道，它旗下子公司和其他企業(yè)有著密切的合作關系。此時可以通過這家子公司聯絡其母公司，取得商談機會，從而達成“雙贏”的戰(zhàn)略，化解訴訟這場惡戰(zhàn)。

(作者為美國盛智律師事務所上海辦事處知識產權法律師)