論商標淡化及企業的應對策略

摘 要：商標淡化是一種比較特殊的商標侵權行為，也是一種不正當競爭行為，如不采取反淡化的保護措施，將無法對抗發達國家的“知識霸權”，無法保護我國的民族品牌。研究探討商標淡化的法律屬性及其構成要件，對于完善立法，采取有效措施預防商標淡化行為具有重要的現實意義。

關鍵詞：商標淡化；反淡化保護

中圖分類號：C93文獻標識碼：A文章編號：1672-3198（2008）06-0034-02

1 商標淡化的概念和法律屬性

1.1 商標淡化是一種比較特殊的商標侵權行為

傳統的商標侵權行為主要有以下幾種：

（1）未經商標所有人許可，在同一種商品或者類似的商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標行為；

（2）銷售明知是假冒他人注冊商標商品的行為；

（3）偽造、擅自制造他人馳名商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標的行為；

（4）經銷明知或者應知是侵犯他人馳名商標專用權商品的行為；

（5）故意為侵犯馳名商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的行為。

1.2 商標淡化是一種不正當競爭行為

商標淡化是在市場競爭中產生的 ，最初是一些經營者為了利用馳名商標的品牌效應采取的“搭便車”行為。由于 馳名商標的品牌具有較高的知名度和信譽，是優質品質的標志，在市場中起著重要的標識和引導作用，會給企業帶來巨大的經濟效益，但是馳名商標的創立也需要企業長期的積累和培育，付出巨大的成本。而一些經營者不愿付出成本，急功近利，利用他人馳名商標的品牌效應以圖混水摸魚。淡化行為人正是利用馳名商標的信譽優勢，市場競爭力優勢與消費心理優勢，誤導、誘騙廣大消費者輕易做出購買選擇，從中牟利。淡化行為人用這種手段省去其在市場運作中應投入的大量資本并節省了大量時間，使同行其他競爭者處于劣勢地位。這嚴重違反了誠實信用的商業道德，破壞了正當的競爭秩序，因此是一種不正當競爭行為。

2 商標淡化的構成要件

2.1 要有實施商標淡化的行為

商標淡化行為從目前來看主要有以下幾種：

（1）弱化，所謂商標弱化是指本來只與特定商品或服務聯系的商標由于被用在其他商品或服務上，從而降低了該商標的絕對顯著性，模糊了該商標與商品或服務間的唯一聯系。

弱化方式主要有三種 ：

①是他人將馳名商標使用在不相同，不類似的商品或服務上，讓人們無法將其與原來特定商品或服務聯系在一起，而可能同時聯想起幾種不同的商品或服務。長此以往，勢必會削弱商標對原來特定商品或服務的標識作用。

②在廣告中利用他人的馳名商標宣傳自己的商品，又是一種馳名商標淡化行為。在許多法制比較健全的國家，對比較廣告和攝影廣告都有法律規范。在廣告中不恰當的聯系馳名商標的作法，容易讓消費者把二者聯系起來比較，使其降低了馳名商標的顯著性。例如：一種酒心糖的廣告稱其為：“五糧液酒心糖”或“茅臺酒心糖”等等，對這種類似的行為在《商標法》及其他有關法律也找不到明確的禁止規定，但為反淡化行為所規范，是一種對馳名商標的弱化行為。

③實踐中還有一種弱化形式，就是將與馳名商標相似的商標用在不相同或相似的商品或服務上，它不僅造成對原有商標顯著性的侵害，同時也使該馳名商標的識別性受損。

（2）丑化。所謂商標丑化，是指商標受到污損，貶低或者其他相對負面的影響，使得該商標及其指代產品的良好商譽或正面形象被沖淡的現象。其表現方式有三種：

①將他人馳名商標用于非法或不道德的商品或服務上。例如：將他人的馳名商標用于色情用品上。

②將他人的馳名商標用于質量低劣或價格低廉的商品或服務上。如，在Steinway sons V.Robert Demars Friends一案中，被告將原告使用在鋼琴上的馳名商標：“Steinway”用于啤酒罐開啟把手。法院審理認為，“被告將Steinway商標同其商業活動及其商品聯系使用的行為，如果不加以制止，原告高質量的鋼琴產品勢必會同被告廉價批量的產品相聯系，同銷售被告產品的小店，超級市場相聯系，而這種聯系必然會損害原告只生產和資助高品位，高質量的產品的聲譽和形象?！豹?/p>

③將他人馳名商標用于普通商品或服務上，但會產生負面的或令人不快的聯想 。將他人馳名商標用于普通商品或服務上，即使這種普通商品或服務在同行業范圍內屬于高質量的，甚至比馳名商標所標識的商品或服務具有更高的質量水準，更高的檔次。但是，這種使用如果使人對馳名商標產生負面的或令人不快的聯想也會造成丑化。例如：將“統一”方便面的“統一”商標用在一種殺蟲劑上。

商標丑化實質上是對商標所標識的商品或服務的信譽和形象的侵害，從而對商品或服務造成負面影響 。

（3）退化。退化是指將馳名商標作為商品的通用名稱使用。因“退化”造成的淡化無疑是淡化中最嚴重的一種。退化一旦發生，商標將徹底喪失識別性，不再是具有區別功能，有可能導致被商標局撤銷的風險。退化的最主要的表現形式是：將他人的馳名商標作為商品或服務的通用名稱使用。

2.2 淡化的對象應當是注冊的馳名商標

淡化行為的一個主要目的是“搭便車”，利用馳名商標的信譽推銷自己的產品，而普通商標并不具備這一利用價值。認定淡化行為以馳名商標為限，既能有效的保護商標權人的權利，也沒有過分的限制他人選用標識的自由，是正確解決權利沖突的平衡點。我國《商標法》中反淡化保護只是針對已經注冊的馳名商標。《商標法》第13條明確規定，對于已注冊的馳名商標權利人可以禁止他人在不相同或不相類似商品上申請注冊或使用與其相同或相似的商標。

對于未注冊的馳名商標，為什么不給予反淡化保護呢？我認為其中是有道理的。我國法律本身就注重對注冊商標的保護，忽視對未注冊商標的保護。不妨設想一下，在我國的企業商標意識淡漠，70%的企業沒有注冊商標。在市場經濟環境下，競爭是自由的，競爭的結果自然是快魚吃慢魚，思想意識落后，行為遲緩，其商機當然要被別人搶占，其商標很容易被人“搶注”。

2.3 構成商標淡化不要求行為人主觀上有過錯，但應要求必須以商業上的使用或贏利為目的

過錯包括故意和過失。在認定商標淡化中要讓權利人證明侵權人有過錯是非常困難的，也是不經濟的。事實上淡化行為者的心理動機大多數并不是要淡化馳名商標與特定商品的聯系，而是要借馳名商標的“光”，推銷自己的商品或服務，其本質上并無淡化的惡意，這種情況下要證明侵權人有過錯幾乎是不可能的。我國過去商標法的實踐也證明以過錯為要件不利于打擊商標侵權。為了有效打擊侵權行為，可以實行過錯推定，因為商標的使用者在設計和使用商標之前，只要到商標管理部門或商標的核準部門查詢一下，或查閱相關的商標登記文件就可以避免與他人的商標雷同或類似。若沒有做到這一點完全可以推定行為人是有過錯的。實行過錯推定可以更好地保護權利人的合法權益。雖然不要求行為人主觀上有過錯，但應要求行為人必須是以商業上的使用或贏利為目的。這是因為商標淡化是一種“搭便車”行為，侵權人的目的就是要利用馳名商標在公眾心中的良好信譽樹立自己的產品形象，引起消費者的誤認，借以推銷商品或服務以從中牟利。所以，商業上使用或贏利的目的性是構成商標淡化的必要條件。

2.4 不以造成實際損害為要件，只要造成或可能造成淡化的危險就可以認定侵權成立 

首先，應當明確商標淡化的后果主要不在于因侵權人的侵權淡化給權利人造成多大損失或其通過侵權獲得了多少非法利益，這種行為的危害主要在于割裂，模糊了馳名商標的特定商品的聯系，淡化了人們對這種特定聯系的認識，從而削弱了馳名商標的顯著性和可識別性。只要有這種危險就認為已經造成了危害后果。 

其次，商標淡化的危害不像直接的假冒等一般商標侵權行為那么明顯和現實，淡化行為往往是逐漸進行的，很多情況下看起來也是“合法”的，沒有特別明顯的社會危害性，其造成的損害也是不一被立即察覺，給被侵權企業造成的損害也不能立刻顯現出來，往往是多年積累造成的，而且它不同于一般商標侵權行為，它的危害后果大多數情況下無法量化，有無法確定是由某一具體的侵權者的侵權行為造成的。危害后果的漸進性、潛在性、非現實性、模糊性、積累性決定了商標淡化的構成要件。如果以造成實際損害為標準，則會造成事實上無法追究侵權人的法律責任，這無疑會放縱侵權，所以構成商標淡化不能以造成實際損害為要件，只要未經許可使用就構成侵權。

3 完善立法與企業應對反淡化策略

3.1 完善立法，為反淡化提供法律依據

第一、應當擴大反淡化保護的范圍。

第二、通過立法規定商標淡化的具體表現形式，認定條件，舉證責任和法律責任（前文已述）。

第三、專門立法。我國制定一部商標反淡化法來加強對馳名商標的特殊保護已成為當務之急。

3.2 企業應對反淡化的策略

（1）企業一定要使用注冊商標 。

首先，對于一個企業來說，你使用了注冊商標，就減少了被別人“搶注”的風險，保護了自己對商標的所有權。

其次，對于馳名商標給予反淡化保護，必須要求其為注冊的馳名商標，若未注冊，即便是馳名商標，也不會給予反淡化保護。

最后，企業使用注冊商標，千萬不要使用任意商標。例如“長城”被注冊為酒的商標，也被用作計算機的商標，還被用在潤滑油上。在我國的馳名商標榜上有三座“長城”，加上其他類別，我國共有幾百個“長城”，這類商標即使成為馳名商標，其價值也大受影響，也為其他企業淡化其商標提供了可乘之機。我要強調的是企業使用注冊商標，一定要使用臆造商標。（臆造商標就是由現實中不存在的詞組成的商標，如柯達（KODAK），索尼（SONY），耐克（NIKE））這類的商標具有絕對的顯著性，容易給消費者留下深刻的印象。這樣也為反淡化保護提供了方便。

（2）進行防御性商標注冊。

雖然世貿組織的TRIPS協會出臺后，對馳名商標已有法定的擴大保護，但為了更好的保護馳名商標，注冊聯合商標和防御商標仍有必要，實踐中也起到很好的作用。

（3）企業應當將其商標和商號統一。

即企業應當采取商標和商號一體主義。這樣便于消費

者將某一商標的商品與生產該商品的廠商直接聯系起來，有利于提高商標及企業的知名度，也可以在一定程度上防范別有用心的人來鉆法律的空子，將他人馳名商標用作自己的廠商名稱來誤導消費者，導致馳名商標被淡化。

（4）企業應當充分重視知識產權的海關保護。

海關知識產權保護功不可沒。近年來，中國海關在對知識產權保護力度不斷增強的同時，建立知識產權海關保護執法機制，建立了從貨運到行李郵遞渠道，從報關，審單到查驗環節的全方面知識產權監控體系，將使侵權產品無法進出口。對于擁有馳名商標的企業來說，應當盡快向海口總署辦理知識備案手續，這對于打擊侵權產品的進出口，防止商標淡化具有舉足輕重的作用。

（5）積極組建企業自己的知識產權維護隊伍。

對于一個注冊的馳名商標而言，無論是一般的假冒或商標侵權行為，還是商標淡化，都有可能處處可見。如果沒有一個專業的團隊，如果不積極地去主張權利，任其侵權行為發生，那么馳名商標遲早會變的因為不具顯著性，可能被撤銷，那么企業苦苦積累起來的商標價值，就會歸于滅失。

（6）企業應當爭取馳名商標。

對于已注冊的著名商標，因為不夠馳名，很難得到反淡化保護。因此，企業在維護自己的商標權時，可以在商標爭議或商標訴訟中，申請商標主管機關或人民法院，認定自己的商標為馳名商標，從而實現最大范圍的保護強度。

（7）企業應當積極主張權利。知識產權訴訟案件是媒體比較感興趣而爭取報道的焦點，這無形中給公司聲譽做了免費的宣傳，同時又可能得到了一筆價值不菲的賠償金，何樂而不為呢？

參考文獻

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