企業防范定牌加工的商標侵權問題研究

［摘 要］ 隨著經濟的全球化以及中國“世界工廠”地位的確立，國內越來越多的企業從事定牌加工及相關出口業務。然而，由于企業缺少知識產權保護意識和侵權風險意識，容易出現受外商欺騙或者疏忽而生產和出口侵權貨物的情況。防范定牌加工的商標侵權，是從事定牌加工貿易業務企業面臨的一個重要任務。

［關鍵詞］ 定牌加工；商標權；防范侵權

［中圖分類號］ F273.4 ［文獻標識碼］ Ａ ［文章編號］1003－3890（2007）01－0076-03

一、問題提出

國際貿易的定牌加工（又稱為OEM，俗稱“貼牌”）是加工貿易的一種形式，它是指在來料加工和來樣加工業務中，由境外委托方提供商標（一般是已注冊的商標)，經境內企業加工或裝配后，再貼上境外委托方提供的商標或品牌返銷國外的經營活動。在這種貿易方式下，由于常常使用國外客戶提供的商標或品牌，如果企業缺少商標權保護意識，就會出現侵犯他人商標權的現象，需要承擔民事責任、行政責任，嚴重者還會承擔刑事責任，給企業造成巨大經濟損失。

自1996年以來，以定牌生產為主的加工貿易一直占據著中國對外貿易的“半壁江山”，成為貿易順差最重要的貢獻力量。在加工貿易蓬勃發展的同時，由定牌加工引發的進出口侵權貨物的案件也在不斷增多（見表1）。

從表1看，海關查獲的進出口侵犯知識產權貨物案件呈以下特點。

1. 海關查獲的案件數量呈逐年上升趨勢。自2001年中國加入世界貿易組織后，中國海關查獲的侵權案件數量都以每年30%左右的幅度在增長。

2. 侵權案件以侵犯商標權、尤其是以侵犯國內外著名商標權為主。

3. 侵權貨物以生活消費品為主。主要是服裝、鞋帽、玩具、箱包、塑料制品、電器、汽車零配件等商品。2005年全國海關共查獲各類進出口侵犯知識產權貨物案件1 210起，其中紡織服裝鞋帽類425件，占35%，輕工產品類380件，占31%，機電產品類233件，占19%。

4. 在侵權案件中，既有侵犯國際跨國公司知識產權案件，也有侵犯中國企業自主知識產權的案件。比如2002年“耐克商標侵權案”。2000年，一家西班牙公司委托浙江一進出口公司和嘉興市一服裝廠生產耐克男滑雪衣，由西班牙公司提供原材料、商標吊牌等，該西班牙公司在西班牙擁有NIKE商標。浙江進出口公司負責原材料的進口和服裝的報關，嘉興制衣廠負責加工。同年8月，浙江進出口公司通過深圳海關報關出口時，該海關根據美國耐克公司在海關總署備案的“NIKE”商標專用權和權利人的申請依法扣留了上述貨物。之后耐克公司向深圳市中級人民法院起訴，要求西班牙公司、浙江進出口公司、嘉興制衣廠停止侵權并賠償損失。這是一起典型的在定牌加工中出現的商標侵權案件。對于此類案件，中國“關于對外貿易中商標管理的規定”第十條明確指出：“對外貿易經營者在從事進出口活動中，對他人指定或者提供使用的商標，應當要求對方出具真實有效的商標專用權證明文件或者被許可使用該商標且未超出許可范圍的證明文件，并予以核查。該商標不得與已在中國相同或者類似的商品上注冊的商標相同或近似”。中國現行《商標法》第52條第一項規定：未經商標注冊人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或者相似商標的，即屬于侵犯注冊商標專用權。同時，另國《知識產權海關保護條例》第三條規定，國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口。該《條例》第二十條還規定，海關發現進出口貨物有侵犯備案知識產權嫌疑，可以依知識產權權利人申請作出扣留決定并進行調查、認定。根據上述法律規定，深圳中級人民法院經過長達兩年的審理，作出一審判決：耐克公司在中國作為耐克商標的專用權人，在中國境內任何人都不得侵犯其注冊商標專用權，在同一種商品或類似商品中使用注冊商標相同或者近似的。在該案中，盡管出口產品所使用的“NIKE”商標是由西班牙CIDESPORT公司在西班牙合法注冊的，但商標權作為知識產權具有地域性，僅受西班牙法律的保護，不受中國法律保護，而美國耐克公司的商標受中國法律的保護。最終判決西班牙公司、浙江省的進出口公司和服裝廠三家公司共同侵權。

由此案例，我們可得知，一些企業在從事定牌加工及相關出口業務時，企業無意識侵權情況時有發生。

二、企業出現商標侵權的原因

1. 經濟利益誘導。定牌加工的企業一般都從事勞動密集型產品的生產，長期以來一直依靠低價取得市場份額。由于出口產品趨同多，國內企業之間競爭十分激烈，企業出口越來越困難，利潤空間越來越小，這導致了企業經營者急功近利、饑不擇食的心理。此刻，若外商設下“定牌加工陷阱”，企業很容易落入圈套。再有，貼牌加工本身是合法的，但是很多企業為了攬生意不管其“貼牌”是否合法。在實際操作中，很多中、小企業由于缺乏大額資金和專有技術，都是依靠這種侵犯他人知識產權的貼牌生產而生存的。在整個產品的贏利中，國內廠商獲取只是賺取微薄的加工費，而其余的巨額利潤卻被下訂單的外商所占有，而這個沉重的“黑鍋”卻要中國來背，中國成了仿冒品制造的基地。

2. 加工方和委托方法律意識淡薄。國內對外加工裝配企業日益增多，但他們國際貿易知識普遍缺乏，且法制意識淡漠，所以往往上當受騙。一些小企業或者個體戶認為，只要有業務單子，不管什么注冊商標都敢碰；有的當事人認為，自己是根據委托替他人加工的，加工好的產品也是如數返還委托方，自己沒有銷售，只是賺取一定的加工費，如果發生商標侵權，責任也應由委托方負責；一些企業認為，自己只是受他人委托加工，又不是自己造假銷售，只要有授權書，少了其他手續照樣接單；有的企業則明知手續不全也不去索取，怕跑了生意，心存僥幸。由于定牌加工企業缺乏自我保護意識，大部分企業沒有建立對委托方主體資格和商標所有權合法性的審查程序，常常憑外商的傳真訂單和商標樣式就組織加工生產。特別是通過外貿公司接受定牌生產的企業，由于外貿公司往往不主動提供相關證明文件，合法性審查無從談起。有的企業雖然與委托方簽訂定牌加工合同，但合同內容不完整，缺乏商標權保護條款，一旦發生商標侵權糾紛，定牌加工生產企業承擔商標侵權責任在所難免。

3. 商標保護國與國之間法律的差異以及商標國際保護的相對滯后。注冊商標專用權作為一種專有權，具有嚴格的地域性，其效力只限于注冊國境內。除簽有國際公約或雙邊互惠協定的國家以外，注冊商標專用權沒有域外效力，其他國家對這種權利沒有保護義務。用上述案例來說，“NIKE”商標在西班牙注冊了而未在中國注冊，那么這個商標盡管在西班牙是受法律保護的，在中國卻不受保護。這個商標若在中國使用的話就視為未注冊商標，因為同在中國注冊的耐克公司的商標相同近似，所以被禁止使用，如果未經授權使用，則構成侵權行為。

4. 商標保護方面的國內法律需進一步完善。雖然，中國現行的《商標法》對商標使用、商標侵權等問題只有一般性的法律規定，對定牌加工商標使用問題和雙方當事人的權利、義務，中國現行的商標法律、法規沒有具體的規定，在客觀上給不法分子的侵權行為提供了一定的空間，為商標監管工作帶來一定難度。

三、防范定牌商標侵權的幾項對策

商標侵權行為，損害了商標權人的合法權益，破壞公平競爭的市場規則，影響了中國對外開放的形象和國家利益，損害了中國知識產權保護國際聲譽，由此引發許多貿易摩擦，給國家外交工作和對外經濟交往帶來嚴重困擾。總結實踐的經驗，防范定牌加工所引起的商標侵權，歸納起來，主要有以下四個方面。

1. 強化法制觀念，培植商標意識。過去由于企業法制觀念不強，對商標問題重視不夠，缺乏商標及商標國際保護的基本常識，在實際業務中支付了昂貴的“學費”。要從根本上杜絕這類問題的再度發生，企業應該提高自身的法律素質，掌握商標及商標法的有關知識，增強商標及保護商標的意識。目前企業自覺守法經營的意識普遍有所增強，經常有從事定牌加工業務的企業在收到外商訂單后到海關請求幫助以鑒別其知識產權狀況的落實情況。

2. 接受買方定牌，一般情況下應堅持要求外商提供其商標、牌號情況的資料，如系他人的注冊商標，必須提供合法的商標使用轉讓證書等文件。為防止定牌而引起侵權行為糾紛的發生，簽訂合同時還應在合同中明確規定，由于買方所提供的商標、牌號侵犯第三方的商標專用權等，買方必須承擔全部的侵權責任，除此外，買方還須向賣方賠償由此而引起的一切經濟損失。在多數情況下，一旦發生商標侵權糾紛，定牌加工生產企業也可免除或減輕商標侵權責任。如今，很多企業對客商的審查都更加嚴格了，如有的企業為了降低風險，干脆就在國內交貨，報關等程序都要求對方來辦。

3. 內地接受定牌加工的生產單位，對接受港澳臺地區或外國商人來料加工、來件裝配定牌生產，應當嚴格審查定牌的商標是否屬于當事人合法所有，談判簽約時應要求對方提交合法的證明文件，或提供商標許可使用的證明文件，否則應當拒絕對方的定牌加工裝配，以免卷入偽冒他人商標的案件之中。為了避免牽扯到商標侵權糾紛，在與國外委托方簽加工合同前，除了要嚴格審查其是否為合法的商標權利人、委托方在產品最終到達地是否擁有商標權以及授權加工的品牌與其獲準注冊的品牌是否完全一致外，還要查找國內有無類似商標。如果國內已注冊相同商標，可請求國內商標實施許可。企業在接單之前，不僅要核查委托加工的外商企業是否擁有商標權，還要到海關總署的網站查一下商標備案信息，確定該外商是否已經在國內注冊了同款商標，一旦國內已有企業注冊了該商標，則需先與國內的商標持有人進行溝通。

4. 企業亟須提高自主創新能力，培植自己的名牌。接受定牌生產只能是權宜之策，從長遠發展來看，企業應不斷提高自身的研發實力，提升企業質量、技術和管理水平，壯大企業實力，培植和創造自主品牌，逐漸實現由定牌加工出口向自主品牌出口轉變，加快加工貿易的轉型升級。

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責任編輯，校對：學詩