美、日、歐商業方法專利授權條件之比較

摘要：目前，已有美、日、歐等國建立了商業方法專利制度。在授予專利的條件或者說標準方面不同國家有所區別，只要符合專利法中之專利要件要求、產生實用的結果，即應準予其專利申請，故在此等先進國家間，對于商業方法專利的態度，已逐漸出現國際調和的趨勢。

關鍵詞：商業方法專利；授權條件；比較

中圖分類號：F740 文獻標識碼：

文章編號：1001-148X（2007）04-0189-07

一、美國授予商業方法專利的條件

根據美國專利法，有發明專利、外觀設計專利和植物新品種專利三種。其中，發明專利最為重要，專利法的大多數規定，如取得專利的條件和程序等，都是圍繞著發明專利作出的。根據法律實踐，商業方法專利屬于發明專利。那么，在美國要獲得商業方法專利，應具備哪些條件呢？

在美國一項發明要獲得專利權，必須符合法律規定的四項條件，即新穎性（novel）、實用性（useful或utility）、非顯而易見性（non-obvious）以及發明必須屬于法定主題（statutory subjectmatter）的范圍。對于商業方法來說，要受到專利保護，除了必須屬于法定主題外，還必須具備新穎性（novel）、實用性（useful或utility）、非顯而易見性（non-obvious）。

（一）商業方法屬于專利權的法定主題

關于可獲得專利的發明主題，即專利法的保護客體，美國專利法第101條是這樣規定的：“凡發明或發現任何新穎而實用的方法、機器、產品、物質合成，或其任何新穎而實用之改進者，可按本法所規定的條件和要求獲得專利。”由此我們可以看出，專利法的保護客體有方法、機器、產品、物質合成四種。而方法是指某種技藝和方式。判例法曾對方法作出過廣泛的解釋。如美國最高法院在1877年的一個判例中對方法下的定義是：“方法是處理某些物質使之產生某種特定結果的方式。它是某種行為或一系列行為，作用于客體物質上，使之改變并產生某種不同的狀態或物。”美國現行專利法第100條規定：“'方法'一詞是指方法、技藝或方式，包括對已知方法、機器、產品、物質合成和材料的新的使用。”方法專利中有制造某物的方法、有使用某物的方法，還有對已有已知方法或物質加以新利用的方法。象商業方法是否屬于方法專利中的方法？目前來說，回答是肯定的。美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）在1998年的State Street ank案中認為商業方法（business method）從未被CCPA①乃至CAFC作為不可專利標的之理由，并認為1952年美國專利法已將商業方法視同其他程序或方法一樣可以成為專利標的，權利要求是否符合專利法第101條并不在于其是否為商業方法②。而后這一見解在ATT Corp案中得以確立和強化。通過上述這兩個案例，美國法院十分明確地確認了商業方法屬于專利權的法定主題，可得到專利保護。

（二）商業方法應具備新穎性

在美國的專利審查和專利司法實踐中，判定新穎性所采取的是“單一來源”（single source）原則。根據這一原則，無論是在專利審查還是在專利司法實踐中，判定一項發明是否具有新穎性，是以該項發明與一項“現有技術”相比較。如果某一發明與一件現有技術相同，或者說申請人或權利人所要求保護的技術要素存在于一件現有技術中，則該項發明不具有新穎性。如果某一發明與一件現有技術不相同，或者所要求保護的技術要素不是存在于一件現有技術中，則該項發明具有新穎性。將有關的發明與兩件或更多的現有技術相比較，是確定非顯而易見性的方法，而非確定新穎性的方法。關于專利的新穎性標準，美國專利法第102條規定，無下列情形之一者，得獲得專利：

(a)在專利申請人發明及申請之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲準專利或在印刷刊物上公開發表者，或

(b)在美國申請專利一年前，該發明已在國內外獲準專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內為公開使用或銷售者，或

(c)已聲明放棄該項發明者，或

(d)在美國申請專利或發明證書十二個月前，該發明由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已先取得專利，或即將取得專利，或取得發明證書上之標的者，或

(e)在專利申請人發明之前，該發明已見于他人在美國申請且核準之專利，或他人之國際申請案，符合第371條(ｃ)項第(1)(2)及(4)款之規定要件者，或

(f)欲取得專利者并非該項發明標的之發明人，或

(g)在專利申請人發明之前，該項發明已在本國由他人完成且其未在本國放棄、禁止發行或隱藏者。在決定發明之優先性時，不僅需考慮該發明之構想及實施日期之關聯，并且需顧及先于他人構想而晚于付諸實施者，在該他人構想前之合宜之努力。

上述條款大致可分為兩類：一類是由于他人的行為破壞了申請案的新穎性，如在發明人做出有關發明之前，他人已經公開使用有關的發明或者已經獲得了專利，如a款、e款、g款；另一類主要是由于發明人自己的行為而喪失了有關的權利，如b款、c款、d款。

根據上述f款的規定，在美國只有發明人才能提出專利申請，如果是發明人之外的其他人申請專利，則不能獲得專利權。根據a款、e款、g款的規定，還體現了美國專利法的“發明在先”原則，即當兩個以上的申請人就同樣的發明申請專利時，專利權授予最先發明的人，而非最先提出申請的人。申請案與現有技術比較的時間點是發明的時間點而非提出申請案的時間。

就新穎性標準來看，美國是采用了混和新穎性標準，即在出版物公開方式上采用絕對新穎性標準，只有那些在國內外出版物上均未發表過的申請才可能具備新穎性；在“公知、公用”的公開方式上，采用的是相對新穎性標準，也就是說，在發明日和申請日以前，在外國為他人習知或使用的發明，在美國仍有可能具備新穎性。

對于一種商業方法，只有不存在專利法第102條規定的情形，才有可能取得專利權。

（三）商業方法應具備非顯而易見性

美國專利法第103條是關于創造性即非顯而易見性（non-obviousness）的原則規定。在美國，非顯而易見性的標準是由判例法創立并逐漸完善起來的。對于一項商業方法軟件專利來說，非顯而易見性的審查同一般專利申請的審查一樣，首先要看是否符合 Graham test 的要求：（1）確定保護范圍和在先技術的范圍； （2）確定在先技術和權利要求范圍的不同；（3）決定同領域技術人員的水平；（4）評價所有與非顯而易見性的有關的證據。對于商業方法軟件發明的非顯而易見性的判斷難點顯然不在這些方面，而在于判斷是否有技術上的實現手段和技術效果。依據State Street ank 一案的判決，“技術上的實現手段”這一點在美國專利局已經不重要了，這個判決宣告了專利審查的重點從技術性（useful arts）轉向了實用性(practical utility)。從而意味著有關計算機軟件的專利申請已不限于機器、裝置或方法，而將公司的經營策略、管理方針、投資模式等原本屬于“抽象概念”或“智力活動規則”等以“與機器結合”的方式表現出來，進而可受到專利保護。按照美國法院的觀點：“一臺一般用途的計算機……一旦編程來執行特殊的功能并符合軟件要求就變成一臺特殊用途的計算機 ”，而在這臺計算機上運行的商業方法軟件也就具有了實用性。而關于是否有技術效果的審查對于一個計算機應用軟件來說太容易滿足其標準了。可以說目前在美國專利局，對非顯而易見性的判斷較比普通專利的申請更主要的落在了確定“在先技術”（Prior Art）的范圍和同領域技術人員的水平的判斷上。目前，美國專利局還不能給出一個這類普通技術人員的標準――既懂商業經營又懂計算機軟件的普通技術人員的標準，盡管美國專利局將商業方法軟件的專利申請劃歸到美國專利分類705類上，并且有一個專門工作組——2160工作組 ，這些審查員在計算機，商業，金融、保險等相關領域都非常有經驗，有些獲得A學位，但是，這類審查員的數量還不是很多，在準確判斷創造性甚至新穎性上還有許多困難。美國專利局針對商業方法發明在103條意義上的審查還發布了一些指導性的文件，以協助審查員審查專利申請是否符合專利法和判例。其中在Guidelines for Computer-Related Invention Patent Application 文件中，特別強調了在審查軟件專利的創造性時，需要注意區分“功能性描述材料”和“非功能性描述材料”。功能性的描述材料一般是指程序中指令的部分，因為這一部分可以操縱計算機的運作。從而實現與計算機的功能結構上的聯系；但是在現代的軟件包中，尤其是一些游戲軟件和學習軟件中，非功能性的描述材料，主要是音樂、圖畫、數據資料等，占有很大的部分。這些部分實際上不具有任何技術功能，無所謂創造性，考察軟件的創造性時，不能結合這一部分來確定整個軟件的創造性。也就是說，如果整個軟件區別于其它軟件的只在于這一部分的話，是不應當被認定為具有創造性的。

在美國專利局的另一份文件（Formulating and Communicating Rejections Under 35 USC 103 for Applications Directed to Computer-Implemented usiness ethod Inventions ）中，專門就與計算機相關的商業方法發明的創造性審查做出了規定。其中列舉了一些按照美國專利法103條以不具有非顯而易見性為由做出的拒絕申請的例子。包括以下幾種情形：

（1）所申請的發明的已被明顯或者隱含的包括在作為評估創造性的對比文獻中；

（2）所申請的發明的可以從該技術領域的一般知識推論出來 ；

（3）所申請的發明的可以從一個已經確定的商業原則推論出來；

（4）所申請的發明是將一個已經見諸于行業手冊的標準商業過程用電腦自動化；

（5）所申請的發明與以前所有的發明相比只體現在它存儲或者處理的數據上；

（6）所申請的發明只與公認的一般技術水平相當。

這份工作文件強調了對已有的商業原則的簡單軟件化不能成為具有創造性的理由。盡管這份文件看似對創造性審查有較為具體的規定，但是，由于商業方法不屬于傳統的技術領域，商業模式在現有技術資料庫中很難找到在對比文獻，所以這類申請實質上是對商業模式的新穎性（或特別性）的審查，在美國專利局不強調考慮“技術要素”時很容易被通過，這也就是為什么現在美國專利局有大量這類申請被授權 。美國2000年10月通過的《商業方法專利促進法》議案第4條規定，“如果商業方法僅僅是將現有技術應用于計算機系統或因特網，則該發明應被認為是顯而易見的”。該議案還建議將美國專利法第103條修改為“設計商業方法發明主題，可以通過一份或多份現有技術資料進行對比或說明，如果任何現有資料揭示了某一商業方法，該方法不同于專利申請的方法僅在于專利申請要求的方法是通過計算機來完成的，則該發明應被視為對該技術領域的普通技術人員是顯而易見的。”

（四）商業方法應具備實用性

實用性是指，產品專利或方法專利所產生的結果或效果，應當是對人或人類社會有用的。美國專利法中沒有對實用性做出專門的規定。獲得專利權的實用性要求，是從第101條的規定中推導出來的。即“凡發明或發現任何新穎而適用的制法、機器、制造品、物質的組分，或其任何新穎而實用的改進者，可以按照本編所規定的條件和要求取得專利權。”

在對實用性的判斷上，有兩個非常重要的判例。一是1817年的Lowell v Lewis案。在該案中斯托里法官提出了原告的發明不是有害的，所以是有用的觀點。后來他還根據1623年的英國《壟斷法》提出了一個著名的、對美國專利法學和專利司法產生了深遠影響的論斷。他說，實用的發明是“不違反法律的、不危害國家的、不提高國內商品價格的、無害貿易的或未使公眾不便的……”另一個重要案例是renner v anson案，在該案中，最高法院認為，無害僅僅是考察實用性的一個標準，而不是實用性本身；我們并不忽視某些“有用”的發明對科學信息總量的貢獻，也不忽視今天看來“無用”的東西可能會在明天成為社會公眾普遍接受的東西。但是，專利權不是狩獵的許可證。它不是對于研究的報答，而是對于成功結果的補償。“專利制度僅僅與商業世界而非哲學領域相關，……”從而將專利的實用性界定為只是與市場或商業相關的有用，而非與科學研究相關的有用。對商業方法實用性判斷直接起指導作用的是State Street ank案和ATT案。在State Street ank案中，美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）裁定：“發明若產生了有用的、具體而有形的結果，則可獲得專利”；在ATT案中，法院的判決指出：“判斷這種數學算法是否具有專利性的原則是其是否從事了實際的應用并且產生了實用的效果，如果是則表明其具有可專利性。”該判決表明美國基本上已經以“實用價值”法則取代了“實用技術”法則，作為審查一項發明是否具有可專利性的依據。

二、日本授予商業方法專利的條件

過去日本專利局(特許廳)長久以來對于純粹的商業方法專利申請案，持否定的態度，但自著名的卡馬卡案后，實務上對于商業方法及計算機軟件申請專利逐漸放寬，在該案中，發明系利用一內含數學演繹法的計算機程序，來解決商業上的問題，日本法院認為該發明因為具有改良的技術效果(改善技術效果)，因而具備可專利性。

自美國State Street ank案確定商業方法具有可專利性后，日本專利局亦于2000年11月公布了“商業方法專利政策”，該局于此政策中宣布將修改計算機軟件相關發明審查標準，增列商業方法專利的審查標準，并持續擴張其關于計算機軟件及商業方法之先前技術(先行技術)數據庫，尋求企業界提供相關非專利之文獻或資料，以協助未來審查此等發明關于新穎性及進步性之專利要件，且考慮與美國專利商標局與歐洲專利局建立三邊合作機制，促進商業方法先前技術、立法與專利審查等相關信息的流通，同時加強對專利審查員的訓練，并外聘具備技術及商業雙重背景的專利人士，以協助對商業方法專利申請案的審查。

在日本，取得商業方法專利的條件有三個，即商業方法屬于方法發明的范圍、具備新穎性、具備進步性。

（一）關于方法發明的范圍

日本特許法第2條1項為“發明”所下定義是“本法所謂發明，是指利用自然法則之高度技術思想創作”，在此定義中引申不出商業方法、計算機程序、基因發明等新技術領域發明可得到專利保護。為了讓計算機軟件相關發明（包括商業方法發明）能成為專利保護標的，日本特許廳在2000年12月修正其軟件相關發明之專利審查基準（之后簡稱為軟件審查基準），除了將非以記錄媒體（例如CD-RO等）來儲存讀取之計算機軟件（例如在網絡上流通之軟件）列入專利保護范圍外，另一修正重點就是將軟件相關發明與日本特許法中“發明”定義之關系明確化，闡明“以計算機軟件來進行信息處理，就是利用硬件資源讓該信息處理得以具體實現，因此該計算機軟件是屬于'利用自然法則的技術思想創作'”，也就是說，為實現某種特定功能概念，即便未創作出某種新的硬件設備或裝置，若是在軟件技術上獲得某種提升，而將所創作出之軟件應用在計算機硬件或因特網上，可以得到與創造出某種能實現該特定功能概念之專用設備裝置同等的效果，則該軟件之開發就該當于日本特許法所定義之“發明”。

若將此原則運用在商業方法相關發明上，則是如果該發明讓某個特定商業概念得以具體實現，其必須涉及相關技術的提升，若只是將硬件設備或因特網應用等作為一種工具或手段，而該商業方法本質上還是屬于經濟法則之運用、人為的決定、數學上的公式或人類精神活動之創意等，則不能屬于利用自然法則之技術創作。也就是說，只是利用互聯網或計算機硬件、軟件而進行的經營方法，不能取得商業方法專利。

（二）新穎性

關于新穎性在日本特許法中是這樣規定的：“完成可資工業利用之發明者，除下列記載的發明之外，可以獲取該項發明之特許。

1特許申請之前在日本國內已是眾所周知的發明;

2 特許申請之前在日本國內已是公開實施的發明;

3 特許申請之前在日本國內或國外公開刊物上已有刊載的發明。

特許申請之前，具備該發明所屬技術領域的普通知識者，依據載于前項各號中之發明，容易實現其發明時，不拘同項的規定如何，對其發明不能給以特許。”

可見，日本采取的是混和新穎性標準，即使用的公開標準是相對主義，而出版物的公開標準是絕對主義。

（三）進步性（創造性和實用性）

在進步性方面，日本新近修訂的軟件審查基準中，也將商業方法相關發明的進步性作了明確的規范，也就是使用信息技術具體實現某種特定功能概念之商業方法發明，在進步性之審查上必須整體地來考慮，而且必須是具有該功能概念相關商業領域以及信息技術領域兩方面專業知識的專門人員都不能簡單想到或創作出之發明，才能被認可具有進步性。

進一步說，某種商業方法發明為了實現某種商業上的功能概念，雖然其所使用之系統化技術只是將現已公開或眾所周知的技術加以組合而成，然而該商業方法發明整體來看，還是不能否認其有具備進步性之可能。也就是說，“這樣的商業概念用這個方法就可以具體實現”這樣一個發明，從整體來看，若是屬于該領域具備相當知識者，也不能容易地想到或創作出的獨創性發明的話，即使其所使用的方法有部分為已公開或眾所周知之技術方法，該商業方法發明還是會被認定為具有進步性 。

另外，在日本軟件審查基準中，明確說明關于軟件發明（包括商業方法發明）進步性的基本判斷方式是“確實把握申請專利發明所屬的技術領域在提出專利申請時的技術水準，設想若是該領域業者會如何處理，并以可比較之先前發明為基礎，判斷該領域業者在此基礎上是否能容易地發想出該發明”。而該基準對于所謂“該領域業者”之定義為“對與特定領域相關的軟件發明而言，所謂該領域業者是擁有該特定領域相關技術常識與一般常識（包含顯著之事實）、以及計算機技術領域的技術常識（例如系統化之技術），能夠使用通常之技術手段來研究開發，能夠發揮設計變更等通常的創作能力，并且能夠將與該發明所屬技術領域（該特定領域與計算機技術領域）當時之技術水準相當的事物，完全變成自己知識的人”。因此，一個商業方法發明要具有進步性，必須是具備相關商業領域與計算機技術領域兩方面知識的專門人員，就當時兩領域之技術水準，不能簡單推想或創作出類似的發明，否則就不能認為其具有進步性。

而在這樣的進步性判斷方式下，日本軟件審查基準中更以例示的方式說明下列情況是屬于“該領域業者通常創作能力之發揮”：

1將特定領域相關之軟件發明運用在其它特定領域中；

2在系統中附加已為眾所周知之慣用手段或以均等手段置換系統其中一部；

3將硬件所進行之功能軟件化；

4將原本由人類進行之業務系統化；

5將眾所周知之事實現象，在計算機虛擬空間上再現；

6基于眾所周知的事實或習慣來進行之設計變更。而當一個商業方法發明被認定為屬于這些“通常創作能力發揮”之情形時，通常就不會被認定具有進步性。

在商業方法發明進步性的考慮中，尚有兩個相當重要的思考點：

第一個是該發明的效果。雖然正如前述，商業方法發明若未涉及信息技術之應用，幾乎無法被認為是具可專利性之“發明”，然而若該商業方法發明是使用計算機信息技術來進行系統化之動作，其所達到的效果只是“能夠更快處理”、“能夠處理大量之信息”、“可以減少出錯之機率”、“可以得出均一化之結果”等一般的效果，則這樣的效果常常是將某種方法計算機化之后所必然伴隨之效果，并不能說是通常技術水準所無法預測之效果，是故在實際運用上并沒有太多參考之價值，也就不具備進步性。

第二個則是該發明在商業運用上的成功程度。這一點實際上就是對商業方法發明的實用性的要求。一個商業方法發明具有商業成功性，或是獲致等同于商業成功的結果事實，則在該發明是否具備進步性之判斷上，該商業成功事實可以成為參酌考慮之正面事實。只是說這類商業成功事實，僅限于根據提出專利申請者的主張與舉證、是基于申請專利發明之特征所產生的事實，若是因為販賣技巧或宣傳等其它因素所產生的商業成功則不列入考慮。

日本特許廳在審查四部增設電子商務審查室，這一審查室專門審查在商業方法軟件比較集中的IPC分類G06F17/60的專利申請。日本特許廳2001年4月1日還發布了一份“商業方法發明不具有專利性的范例” ，其中非常詳盡的給出了不構成專利法下“發明”的情況、說明書和權利要求書不符合要求的情況等。這份文件是判斷創造性的指導性文件。在這份文件中不屬于專利法意義下發明的情況有：（1）對于有關市場研究和分析方法的發明，如果在權利要求中僅僅描繪了商業方法本身或者這種商業方法在計算機上的使用僅僅是將計算機作為一種工具或者基于軟件的信息傳輸沒有利用硬件資源；（2） 在電子廣告的范例中給出了如果在說明書中沒有明確敘述商業方法如何通過計算機來實現的就認為說明書不符合要求；（3）對于那些顯而易見的商業方法發明在這份范例中給出9種不同的情況：其中包括基于公知技術、公知商業方法的簡單發明以及公知技術和公知方法的簡單組合。

如：將工業技術應用于另一特殊領域，例如將“搜索系統”應用于醫藥領域而形成的“醫藥數據搜索系統”；將手動自動化，比如發明一個接收指示系統，用網絡來接受以前用傳真或電話接收的指示；僅僅通過做一些人工的安排而改變的設計，比如把大家都知道的冷卻系統裝到電子商務裝置上等。

在關于創造性的判斷上，日本特許廳明確了“一項使用計算機的商業方法發明其應以整體的包括涉及到商業方法部分的創造性的判斷”。這意味著涉及到計算機硬件的部分、軟件的部分以及涉及到商業方法的部分都要考察其創造性。這反映出日本特許廳在對創造性的審查上表現出了比美國較為嚴格的態度。

三、歐洲專利局授予商業方法專利的條件

歐洲專利制度的運作，主要依據歐洲發明專利公約(European Patent Convention， EPC)，依據該公約第五十二條第一項之規定②，發明須具備創造性、新穎性與工業實用性(inventive step)，同條第二項列舉了不予發明專利之客體，商業方法與計算機程序均包括在其中。

就歐洲專利局及歐洲專利組織對歐洲發明專利公約之實踐而言，計算機程序與商業方法本身均不可申請專利。過去專利請求項中，只要包含了商業方法，即不授予專利權，但近年發展的趨勢是，即使專利申請中包含商業方法或計算機程序，惟若該發明與某技術領域(technical field)有關，且可解決某一技術問題(technical problem)，而具備技術特征(technical feature)時，則專利局可因為該專利申請具備技術性而準其申請。

雖然歐洲專利局對于商業方法專利之認定逐漸放寬，但關于商業方法應否給予專利權保護之問題，在歐洲境內各國仍眾說紛紜，莫衷一是，目前依照歐洲專利局之實踐來看，可以確定的是，在歐洲計算機程序或商業方法本身雖不具可專利性，但對于計算機程序控制機械、制造方法、或內部有程序運作之計算機，只要產生技術效果(technical effect)，且對現有之技術水準具有技術貢獻(technical contribution)時，即可成為專利標的。

（一）商業方法的新穎性

歐洲專利公約第五十四條對專利的新穎性的要求是：

（１）不屬于現有技術的發明應認為是新發明。 

（２）現有技術應認為包括在歐洲專利申請日前，依書面或口頭敘述的方式， 依使用或任何其他方法使公眾能獲得的東西。 

（３）以外，已經提出的歐洲專利申請的內容，如其申請日是在第二款所述的 申請日以前，而該申請按第九十三條的規定是在該日或該日之后才公布的，也應認為包括在現有技術內。③

（４）第三款的規定只有在后一申請指定的締約國同時也是已公布的在先申請 的指定國時，才適用。 

（５）第一款至第四款的規定不排除第五十二條第二款所述方法使用的包括在現有技術內的物質或合成物的取得專利的可能性，假如該款所說的任何方法使用該物質或合成物不包括在現有技術內的話。

從專利審查的新穎性標準來看，新穎性的技術標準是要求保護的發明不屬于現有技術，新穎性的時間標準是以申請日或優先權日作為判定標準，新穎性的地域標準是世界新穎性或絕對新穎性，即發明必須要在世界任何地方沒有公開過才具有新穎性，包括出版物公開、使用公開和其他形式的公開。

（二）商業方法的創造性

關于發明的創造性，歐洲專利公約第五十六條規定：“如果考慮到現有技術，一項發明對于本專業技術人員不是顯而易見的，應認為具有創造性發明。如果現有技術也包括第五十四條第三款所稱的文件，這些文件在評定有無創造性時不應予考慮。”

關于商業方法專利的創造性標準，歐洲專利局于2001年11月2日發布的審查指南，確認了歐洲專利局近年在計算機軟件和商業方法上的擴大保護政策。按照新的審查指南，計算機軟件和商業方法的可專利性已不存在能否屬于專利保護對象的問題，而更多的是對創造性的判斷。如果在一項專利申請當中，商業方法特征對同領域的技術人員來說是非顯而易見的，但技術特征是顯而易見的，則認為權利要求缺乏創造性。可以說，歐洲專利局在一項商業方法軟件專利的申請中，更注重的是對其中技術特征的審查，而不是對商業方法本身的審查。

當從技術特征上評價創造性時，審查員通常考慮以下問題：

1確定最相近的已有技術。最相近的已知技術可以是，例如： (1) 在有關揭示的技術效果、目的和預期的使用方面與權利要求的發明最相似的技術領域的已知結合或;(2)具有與該發明擁有最大數量的共同技術特征并且能夠完成該發明的功能的結合。

2確定要解決的技術問題。要使用客觀的方法確定需要解決的技術問題。為了做到這一點，需要研究最相近的已有技術以及該發明與最相近的已有技術之間在特征方面的（或者結構的或者功能的）區別，然后明確地闡明這一技術問題。對技術問題的表達應當做廣義的解釋，它不必然意味著這種解決方法是對已有技術的技術改進。因此，對于這個問題可以簡單地找到一種提供同樣或類似效果或者更有成本效益的已知裝置或方法。有時權利要求的特征部分提供了不止一個技術效果，因此可以說這個技術問題有不止一個部分或方面，每一個部分或方面對應一個技術效果。在這些情況下，每一個部分或方面都應該依次考慮。

3從最相近的已有技術和技術問題出發，考慮權利要求的發明對一個同領域的技術人員而言是否是顯而易見的。審查員應當考慮在作為一個整體的已有技術中是否存在任何能夠提示一個同領域的技術人員在面對這個技術問題的時候考慮到這些技術，對自己的申請進行修改或調整最相近的已有技術，因此能夠得到權利要求的保護范圍，并且因此實現了發明目的。

（三）商業方法的實用性

歐洲專利公約第57條規定，“能在各種產業、包括農業中創造或使用的發明，應認為能在產業上應用。”就現在歐洲專利局判斷商業方法的實用性時，可以不考慮其是否能在電子商務經營過程中產生實際的技術效果。可見，歐洲專利局對商業方法專利的實用性的要求不高。

在此，需要特別說明的是2005年7月6日，歐盟在其官方網站宣布，歐洲議會以全體會議648票對14票的絕對多數否決了討論已久的軟件專利指令，從而結束了該指令在歐盟的討論。自2001年以來，軟件專利指令已經在歐盟各大機構、專家包括軟件業代表中經歷了廣泛的爭論。支持和反對這項法案的正反雙方各執一詞，互不妥協。

歐洲議會一致認為不應頒發軟件專利，其分歧僅在于是否應對用于移動電話、洗衣機或自動剎車等工業產品的計算機驅動程序發明提供專利保護。根據《歐洲專利公約》，專利授權條件是新穎性、創造性和工業實用性，軟件專利是被明確排除的。然而由于僅排除純粹的軟件專利，歐洲成員國或歐洲專利局每年受理的軟件驅動裝置發明仍有數千件。

如今，與計算機相關的發明已經成為專利申請的重要組成部分。2001年，EPO受理的110，000件專利申請中有超過16，000件為此類發明，其比例已達到約15%。歐洲各國知識產權局的統計數據也印證了這種趨勢。雖然如此，獲得商業方法專利的難度必定會增加，歐洲議會禁止授予商業方法專利也是可能的。

四、對世界主要國家現行商業方法專利制度的評價

就歐洲專利局及歐洲專利組織對歐洲發明專利公約之實踐而言，計算機程序與商業方法本身均不可申請專利。過去專利請求項中，只要包含了商業方法，即不授予專利，但近年發展的趨勢是，即使專利申請中包含商業方法或計算機程序，但若該發明與某技術領域(technical field)有關，且可解決某一技術問題(technical problem)，而具備技術特征(technical feature)時，則專利局可因為該專利申請具備技術性而準其申請；日本方面，由卡馬卡案中，我們發現，法院對于數學演繹法與商業方法可專利性的判斷標準，似乎已從是否為法定專利標的，轉移到其它專利要件（諸如非顯而易見性）的判斷上。歐洲與日本之發展趨勢，其實與本文前述美國之發展趨勢頗為類似，從嚴格的遵守“商業方法除外原則”，到現今只要符合專利法中之專利要件要求、產生實用的結果，即應準予其專利申請，故在此等先進國家間，對于商業方法專利的態度，已逐漸出現國際調和(international harmonization)的趨勢。

目前，商業方法專利制度在執行上的困難之處之一，在于專利審查的主管機關缺乏一套關于商業方法的“先前技術”(prior art)的數據庫，所以核準了許多被認為是欠缺“非顯而易見性”(non－obviousness)專利要件之商業方法專利。商業方法專利先前技術搜尋上的困難，主要是因為：(1)美國司法及專利實務系于一九九八年之State Street一案后，才明確承認商業方法之可專利性，因此在此案之前的商業方法并無相關累積數據可供查詢；(2)過去專利審查中，先前技術的來源多為：先前信息、專利與刊物、他人先前取得專利之專利申請說明、由他人取得之技術、先前之發明等，很少會采用非專利文獻(non-patent literature， NPL)作為搜尋客體，但大多數的商業方法先前技術多不容易在學術期刊中搜尋到，反而較常出現在商業活動、營業秘密、商業報導或書籍等處，一些軟件專利的先前技術甚至只留存于程序設計師的腦海中，因此專利審查員較不能適應先前技術搜尋對象之改變。

為彌補主管機關在關于先前技術信息上的不足，可采取如下措施：(1)在符合法律所規定的條件下，可將專利審查程序中先前技術的搜尋與認定外包給私人機構;(2)經由公開的異議(opposition)程序，由公眾來協助專利主管機關搜尋先前技術;(3)賦予商業方法專利申請人一定的揭露相關先前技術之責任;(4)專利侵權訴訟中，賦予被告先前使用者抗辯(prior user defense)權，此即一九九九年美國發明人保護法(American Inventors Protection Act of 1999)之相關規范，該法第四三○二條規定，在商業方法專利訴訟中，被告可主張于系爭發明專利申請之一年前，即曾善意實施該方法，且將其作商業上之使用(commercially use)，若被告之抗辯成立，即無須負專利侵權責任，并得繼續使用該方法。

由上文所述，可以得知根據美國專利法之規定，商業方法在符合新穎性、實用性與非顯而易見性之專利要件下，并屬于可專利之標的時，是無法排除發明人申請專利權保護之機會的。由此可知，在美國對于專利權的賦予比歐洲要簡單許多，根據其專利法第一百零一條之規定，未排除任何可專利性之情況，而完全交由判例去建立起規范。

在歐洲方面，若符合專利要件時，雖不直接排除商業方法之可專利性，但必須充分去考慮是否具備技術上之特性。因此發明人不能僅以商業方法本身來要求專利權之賦予，而必須將所有相關技術與此商業方法本身作結合，也就是說專利權所要保護者非商業方法本身，而是在于其所揭露之技術及其可能達到之效果。因此可以得知美國與歐洲在是否賦予專利權之考慮上，最明顯的差異即在于技術的貢獻，歐洲方面要求必須有相當技術之提供，以達到進步性的要件，而美國方面對此則未有嚴格的要求。因此就專利法法理而言，歐洲與美國對保護標的的認知有著本質上的不同，美國對于計算機軟件相關發明的專利持較為自由容忍的態度，尤其在商業方法發明的可專利性上，為保護其所擁有龐大利益的軟件產業，遠較歐洲持開放、寬松的態度。就最近幾年的發展而言，美國與歐洲在計算機軟件的法律保護效果上，歧異性已縮小，然在商業方法及電子商務發明之可專利性上所采取的模式卻仍有顯著的差異性。而日本對商業方法專利審查的嚴格程度，介于美國和歐洲之間。

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